대법원 86후65 (1987.09.08)

가. 일본국 상표가 세계 여러 나라에 등록되어 있다하여 우리나라에서도 현저하게 인식되었다고 볼 수 있는지 여부

나. 상표법 제9조 제1항 제8호의 "상표권이 소멸한 날로부터 1년을 경과하지 아니한" 여부의 판단기준시

【출원인, 상 고 인】 한국오루강침주식회사 소송대리인 변리사 김윤배, 이범일, 안진석

【상대방, 피상고인】 특허청장

【원심판결】 특허청 1986.3.29. 자 85항절 제135호 심결

【주 문】

원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.

원심결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 출원상표는 인용상표 (1)과 외간, 칭호, 관념이 동일 또는 유사하고, 그 지정상품이 이 사건 출원상표는 가정용 재봉틀과 공업용 재봉틀이고, 인용상표 (1)은 재봉틀 바늘이어서 지정상품도 동종상품 또는 유사상품이라고 하지 아니할 수 없는데, 인용상표 (1) 은이 사건 출원상표의 출원전인 1982.4.1 출원되었으므로 이 사건 출원상표는 선원주의 원칙에 위배되는 출원이고, 또한 인용상표 (1)은 1950년부터 사용되고 세계 40여개국에 걸쳐 57건의 상표를 등록한 바 있어 비록 국내에서 어느 정도 알려진 상표인지는 구체적으로 자료가 없어 이를 살필 수 없으나 국제여행의 자유화 및 상품거래의 국제화 추세 등에 비추어 어느 정도 인식되었으리라고 믿어지고 또 외국의 저명상표라면 국내에서 음양으로 수입 또는 반입될 가능성도 배제할 수 없어 이 사건 출원상표와 인용상표 (1)이 공존할 경우 국내수요자에게 오인, 혼동을 일으키게 할 염려가 있고, 뿐만 아니라 이 사건 출원상표는 인용상표 (2)와 칭호가 유사하고, 그 지정상품도 동일 유사한 바, 인용상표 (2)는 상표등록이 되어 있다가 1983.3.24 소멸되었으므로 1983.4.19 출원된 이 사건 출원상표는 1년의 제척기간이 경과하지 아니하여 상표법 제9조 제1항 제8호에 위배됨을 면할 수 없다하여 이 사건 출원상표는 어느 모로 보나 등록될 수 없다고 판단하였다.

그러나 기록에 의하면, 인용상표 (1)은 원심결전인 1984.10.29 특허청 항고심판부에서 거절 사정된 초심결이 유지되어 출원인의 항고심판이 기각되었음을 알 수 있는바, 상표등록 출원에 대한 거절사정이나 이를 유지하는 심결이 확정되었을 때에는 선출원의 효력은 처음부터 없었던 것으로 되는 것이므로(상표법 제13조 제3항) 원심으로서는 마땅히 위 항고심판이 확정되었는지의 여부를 가려 이 사건 출원상표가 선원주의에 위배되는지를 판단하여야 하고 또한 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표 즉 저명성은 저명주지상표로서 그 사용기간, 사용방법 및 태양과 사용량 및 거래범위 등과 그 상품거래 실정등에 의하여 사회통념상 객관적으로 널리 알려져 있느냐에 따라 판가름되어야 하고, 일본국 상표인 인용상표 (1)이 1950년부터 세계 여러나라에 등록되어 있다하여 반드시 우리 나라의 일반수요자들간에도 현저하게 인식되었다고 단정할 수는 없다 할 것이며(당원 1982.2.14. 선고 80후43 판결, 1987.2.24. 선고 86후21 판결 등 참조), 또한 상표법 제9조 제1항 제8호에서 "상표권이 소멸한 날로부터 1년을 경과하지 아니한" 여부는 상표등록시를 기준으로 하여 판단할 것이고, 상표출원시를 기준으로 할 것이 아닌바(당원 1986.2.11. 선고 86후76 판결 참조), 결국 원심이 인용상표 (1)에 대한 심결이 확정된 여부를 가려 보지 아니하고, 또한 막연한 추측에 불과한 그 설시와 같은 이유만으로 인용상표 (1)이 외국의 저명상표라고 단정하고, 또한 이 사건 출원상표가 1년의 제척기간이 경과되지 아니한 출원상표로서 등록될 수 없다고 판단한 것은 심리미진으로 인한 사실오인이나 상표법상의 선원주의와 저명상표 및 상표법 제9조 제1항 제8호 소정의 제척기간에 관한 법리를 오해한 위법이 있다 할 것이므로 이점을 지적하는 논지는 이유 있다.

그러므로 원심결을 파기하고, 다시 심리판단하게 하기 위하여 사건을 원심인 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 황선당(재판장) 이병후 김달식