대법원 90마851 (1991.04.30)

가. 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제36조 각호 소정의 "상표권의 침해로 보는 행위"가 있는 경우 민사소송법 제714조 제2항 소정의 임시의 지위를 정하는 가처분의 가부

나. 상표등록의 무효심판이나 취소심판의 계속과 등록상표의 효력

다. 피신청인이 등록상표의 지정상품과 동일한 상품에 등록상표의 주요부분인 영문자부분을 상표로 사용한 것을 이유로 한 신청인의 상표사용금지 가처분신청에 대하여 보전의 필요성에 대한 소명이 부족하다고 기각한 원심결정을 상표권의 침해에 대한 가처분의 필요성에 관한 법리 등 오해의 위법을 이유로 파기한 사례

【신청인, 재항고인】 주식회사 액미산업 소송대리인 변호사 송영식

【피신청인】 주식회사 태일케미칼

【원심판결】 서울고등법원 1990.9.25. 고지 90라16 결정

【주 문】

원심결정을 파기한다.

사건을 서울고등법원에 환송한다.

【이 유】 신청인 소송대리인의 재항고이유 제1점에 대하여 판단한다.

1. 원심은 신청인의 이 사건 등록상표인 "HydrEpoxy"는 상품류구분 제10류 수용성 방수제, 방습제, 내수제, 내화제, 보온제 등을 지정상품으로 하고 있는 사실, 피신청인은 1984년경 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일한 상품인 수용성 에폭시 수지(Epoxy resin)를 개발하여 1986.4.부터 수용성 에폭시를 제조, 판매하면서, 그 제품에 "Epote"라는 상표를 크게 씀과 아울러 이 사건 상표의 영문표기부분과 같은 "HydrEpoxy"표시를 작게 써넣은 표장을 하고 그 제품을 설명하는 카탈로그에도 같은 표장을 사용하고 있는 사실, 피신청인이 1989.11.1. 및 11.2. 특허청에 신청인을 상대로 이 사건 상표에 대한 상표등록의 무효심판 및 취소심판을 청구하였으나, 1990.5.30. 특허청으로부터 위 각 심판청구를 기각하는 심결을 받고 항고심판을 청구하여 현재 항고심에 계속 중인 사실 등이 소명되므로, 이 사건 상표등록의 무효 또는 취소심판이 확정되지 아니한 이상, 신청인은 이 사건 상표에 대하여 일응 적법한 상표권을 가진다고 판단한 다음, 그러나 피신청인의 수용성 에폭시 수지제품이 현재 국내시장의 65%를 점유하여 신청인의 제품의 시장점유율의 거의 배 가까이 되고, 신청인은 피신청인이 이 사건 상표의 영문표기 부분을 사용하는 것을 최근까지 묵인하였을 가능성이 있으며, 피신청인이 그와 같은 사유를 들어 이 사건 상표등록의 취소심판을 청구하여 현재 항고심에 계속중에 있고, 신청인이나 피신청인이 모두 현재 그 제품이나 카탈로그 등에 이 사건 상표의 영문표기부분을 보조상표 또는 제품표시로서 작게 표시하고 있음에 반하여, 각기 다른 상표를 주된 상표로서 크게 표시하여 사용하고 있어, 외견상 현저히 다른 외양을 보이고 있을 뿐만 아니라, 신청인은 자사의 제품에 영문으로 "ACME INDUSTRIAL COMPANY LIMITED" "Seoul Korea"라고 제조원을 표시하고 있음에 반하여, 피신청인은 제조원을 영문으로 "TAEIL CHEMICAL IND. CO.,LTD"라고 표시하고 그 아래에 "서울 구로구 (주소 생략)"이라고 한글로 주소를 기재하고 있어, 일반수요자들로 하여금 신청인의 제품과 피신청인의 제품을 혼동, 오인시킬 염려가 전혀 없는 점 등을 종합적으로 고려하여 볼 때, 현재 특허청에 계속중인 이 사건 상표에 대한 상표등록의 취소심판이 확정되기 전에, 피신청인이 이 사건 상표를 사용하는 것을 금지하지 아니하면 안될 현존하는 급박한 위험 또는 현저한 손해가 발생할 개연성이 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록상표 침해행위의 배제를 구하는 신청인의 이 사건 가처분신청은 보전의 필요성에 대한 소명이 부족한 경우에 해당한다고 판단한 끝에, 신청인의 신청을 기각한 제1심결정을 유지하고 있다.

2. 상표제도는 상표등록에 의하여 지정상품이 상표권자의 상품임을 명백하게 표시함으로써, 업무상의 신용을 유지시키고 부정경쟁을 방지함과 아울러, 타인이 동일 또는 유사한 상표를 사용함으로 인하여 일반거래자나 수요자로 하여금 상품에 대한 혼동, 오인을 일으키게 하는 데 따르는 상표권자의 상품판매상의 손실을 방지하려는 제도로서, 상표권자 이외의 자가 동일 또는 유사한 상표를 사용하는 경우에는, 그로 인하여 상표권자에게 재산상 손해를 입히는데 그치는 것이 아니라, 업무상의 신용을 실추시키는 결과까지도 초래하게 되는 것인 바, 이와 같은 신용의 실추는 금전에 의한 보상을 받음으로써 반드시 완전하게 회복되는 것도 아니므로, 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것, 이 뒤에는 "법"이라고 약칭한다) 제36조 각호 소정의 "상표권의 침해로 보는 행위"가 있는 경우에는, 상표권자는 "법" 제35조에 따라서 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있음은 물론, 현저한 손해를 피하거나 급박한 강폭을 방지하기 위하여 또는 기타 필요한 이유가 있는 때에는, 민사소송법 제714조 제2항 소정의 임시의 지위를 정하는 가처분도 할 수 있는 것이다(당원 1981.1.13. 선고 80다1334 판결 참조).

3. 타인이 등록상표에 관하여 상표등록의 무효사유나 취소사유가 있다고 주장하여, 상표등록의 무효심판이나 취소심판을 청구하여 사건이 항고심에 계속되어 있다고 하더라도, 상표등록을 무효로 한다는 심결이나 취소한다는 심결이 확정되기 전에는 법원도 등록상표의 효력을 부인할 수 없는 것이고(당원 1984.4.10. 선고 82후26 판결; 1987.7.7. 선고 86후194 판결; 1989.2.28. 선고 87후4,5 판결; 1989.3.28. 선고 87후139 판결; 1989.11.28. 선고 89후469 판결; 1990.9.25. 선고 90도1534 판결 등 참조), 더구나 상표등록 취소심판의 경우는 상표등록을 취소한다는 심결이 확정되면 그때부터 상표권이 소멸된 것으로 보도록 "법" 제48조 제1항에 규정되어 있으므로, 이 사건 등록상표에 관하여 원심이 인정한 바와 같이 피신청인이 상표등록의 무효사유나 취소사유가 있다는 이유로 상표등록의 무효심판과 취소심판을 청구하였다고 하더라도,이 사건 등록상표의 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 개연성이 크다고 인정되지 않는 한(피신청인의 무효심판청구가 제1심에서 기각된 점 등으로 미루어 보면그렇게 될 개연성이 크다고 보기 어렵다), 그와 같은 사유때문에 이 사건 가처분이 보전의 필요가 없는 것이라고 볼 수는 없을 것이다.

4. 또 원심이 인정한 바와 같이 피신청인이 제조, 판매하는 상품이 국내시장의 65%를 점유하고 있고 신청인은 그 반 정도 밖에 상품을 제조, 판매하지 못하고 있다고 하더라도, 그와 같은 사정은 이 사건 가처분이 보전의 필요가 있는 것인지의 여부를 판단하는데 영향을 미칠 것이 못된다.

5. 상표는 자타상품의 식별의 기능 및 상품의 출처표시의 기능 이외에 상품의 품질보증이라는 중요한 기능을 가지고 있어, 상표법도 등록상표와 동일 또는 유사한 상표가 아니더라도 상품의 품질을 오인케 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없고("법" 제9조 제1항 제11호), 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 또는 지정상품과 유사한 상품에 등록상표나 이와 유사한 상표를 사용하여 상품의 출처의 혼동이나 품질의 오인이 생기게 할 염려가 있을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록("법" 제45조 제1항 제2호) 규정하고 있으므로, 원심이 인정한 바와 같이 신청인과 피신청인이 모두 각기 제조, 판매하는 상품이나 카탈로그에 이 사건 등록상표의 영문자부분은 작게 표시하는 한편 각각 다른 상표를 크게 표시함과 아울러, 제조자나 그 주소를 따로 표시하였다고 하더라도, 피신청인이 이 사건 등록상표의 주요부분인 영문자부분을 상표로 사용한 이상, 수요자간에 신청인의 상품과 혼동을 일으키게 하거나 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 전혀 없다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 원심이 인정한 위와 같은 사정때문에 이 사건 가처분이 보전의 필요가 없는 것이라고 볼 수도 없다.

6. 그렇다면 원심이 인정한 위와 같은 사실들만으로는, 이 사건 등록상표에 대한 상표등록의 취소심판이 확정되기 전에, 피신청인이 이 사건 상표를 사용하는 것을 금지하지 아니하면 안될 현존하는 급박한 위험이나 현저한 손해가 발생할 개연성이 있다고 보기 어려워, 이 사건 가처분신청이 보전의 필요성에 대한 소명이 부족한 경우에 해당한다고는 볼 수 없을 것임에도 불구하고, 원심은 그렇다고 판단하였으니, 원심결정에는 유사상품에 관한 법리나 상표권의 침해에 대한 가처분의 필요성에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 보지 않을 수 없고, 이와 같은 위법은 결정에 영향을 미친 것임이 명백하므로, 이 점을 지적하는 논지는 이유가 있다.

그러므로 재항고이유 제2점(채증법칙위반의 주장)에 대하여는 판단하지 아니한 채 원심결정을 파기하고 다시 심리판단하게 하기 위하여 사건을 원심법원에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 결정한다.

대법관 윤관(재판장) 최재호 김주한 김용준