대법원 81후10 (1984.02.28)

특허법 제116조 제6항 및제119조 후단의 강행규정성여부(적극)

【심판청구인, 상고인】 후지사와야구힝고교 가부시기 가이샤

【피심판청구인, 피상고인】 특허청장

【원 심 결】 특허청 1980.12.27. 자 1979년 항고심판절 제770호 심결

【주 문】

원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

【이 유】 상고이유 제2점을 판단한다.

1.특허법 제119조에 의하면, 심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유 또는 취하한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있다. 이 경우에 있어서는 그 이유에 대하여 당사자 또는 참가인에게 기간을 정하여 의견진술의 기회를 주어야 한다고 규정하고 있고동법 제116조 제6항에 의하면 심판장은 증거조사나 증거보전을 하였을 때에는 그 결과를 당사자 참가인 또는 이해관계인에게 송달하고 상당한 기일을 지정하여 이에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는바, 이런 규정들은 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 아니하면 안된다는 공익상의 요구에 기인하는 소위 강행규정이라고 해석함이 상당하다고 할 것이다(당원 1979.11.13. 선고 79후26 판결 참조).

2. 기록에 의하여 살펴보면, 원심은 본원발명의 목적 화합물이 공지인 것을 인정하고 1972년판 Cephalosporins and penicillins 제138-143 페이지를 인용하고 있는바, 그렇다면 본원발명의 목적 화합물이 과연 본원 출원전에 공지인가의 여부는 이 사건 심결에 중대한 영향을 미치는 사항이라 할 것인데 본원발명에 대한 1978.2.23자 거절이유통지서 및 1979.7.19자 거절사정서에는 막연히 "본원의 요지는 -2-알킬-7-아미노-2(또는 3)-세펨-4-카르본산 유도체에 아실화제를 작용시켜 목적물인 2-알킬-7-아실아미노-2(또는 3)-세펨-4-카르본산유도체를 제조하는 방법이나 본원의 목적물은 막연한 2-알킬치환된 물질이므로 특정의 신규물질로 인정할 수 없고 제조방법은 기지의 평범한 아실화법으로 그 아실화방법에 특별한 발명이 없으므로 본원은 본원 출원전 공지의 세팔로스포린 유도체의 아실화방법으로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것이라 인정되어특허법 제6조 제2항에 의거 특허될 수 없음"이라고만 기재하였을 뿐 구체적인 인용례를 제시하지 아니하였고 원심결에는 본원 발명의 최종생성물과 같은 세펨 카르본산류가 공지임을 입증하는 자료로서 위의 인용례(1972년판 Cephalosporins and penicillins 제138-143 페이지)를 인용하고 있는바 이는 원사정에는 인용된 바 없는 새로운 증거로서 심판관의 직권에 의하여 조사된 증거임이 명백하다.

그렇다면 위 인용례에 대하여는특허법 제119조 및제116조 제6항에 의하여 당사자인 항고심판청구인에게 의견을 진술할 기회를 주었어야 할 것임에도 불구하고 기록을 살펴보아도 원심에서 위 절차를 밟은 흔적을 찾아볼 수 없으니 위 규정을 위배한 원심결은 위법이라 할 것이므로 논지 이유있다.

그러므로 원심결을 파기하고, 사건을 다시 심리판단케 하기 위하여 원심에 환송하기로 하여 관여법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 이회창(재판장) 이일규 이성렬 전상석