대법원 85후25 (1987.09.29)

인용발명에 비하여 작용효과가 현저하게 향상 진보된 본원발명의 특허대상여부

【출원인, 상 고 인】 다께다 야꾸힝 고오교 가부시끼가이샤 소송대리인 변리사 이준구

【상대방, 피상고인】 특허청장

【원심심결】 특허청 1985.1.29. 자 1983년 항고심판 절 제822호 심결

【주 문】

원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

【이 유】 상고이유를 본다.

원심결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 출원발명은 원료화합물인 세파로스포린(출발물질(I)이라 한다)과 염산(HCL) 또는 브롬산(HBr)을 1:0.5 내지 10으로 하여 물 또는 물과 유기용매에서 반응시켜 결정성인 출발물질(I)의 1/2염산염 또는 1/2브롬산염을 제조하는 방법에 관한 것이나 본원발명과 위 출발물질(I) 및 그의 염을 제조하는 방법에 관한 인용발명을 대비하여 보면 본원발명의 출발물질(I)과 그의 염산염 또는 브롬산염은 위 인용발명의 기재내용으로부터 알 수 있는 물질들이고, 양 발명은 그 기술적 구성에 있어서 본원발명이 출발물질(I)과 반응물질(산)의 구체적 반응방법을 기재하고 있음에 비하여 인용발명은 그 반응방법을 구체적으로 밝히지 아니한 차이가 있으나 본원발명의 기술적 구성요부 또는 출발물질에 대한 반응물질을 이론량 또는 과잉량 반응시킨다는 유기반응분야의 통상기술에 불과하고 기타의 처리수단은 선택적인 것에 불과하여 이와 같은 기술적 구성내용은 이 분야의 관용수단에 비하여 특이성이 인정되지 아니하고, 본원발명에 의하여 생성된 1/2염산염 또는 1/2브롬산염이 가지는 우수한 작용효과는 그와 같은 물질자체가 가지는 효과일 뿐이어서 그것이 본원발명의 기술적 구성에만 한정된 것이라고는 볼 수 없으므로 결국 이 사건 출원발명은 그 기술적 구성에 특성이 없고 효과 또한 본원발명에만 한정된 것이 아니어서 인용발명으로부터 용이하게 구성하여 발명할 수 있는 것이라고 판단하여 특허법 제6조 제2항에 의하여 특허를 거절한 원사정을 유지하고 있다.

그러나 본원발명의 반응방법인 구체적 처리수단이 선택적인 것이라 하더라도 그에 의하여 생성된 물질이 인용발명의 생성물질과는 화학적 구조와 성질이 다른 것이고 그 작용효과 또한 현저하게 향상 진보된 것이라면 기술의 진보발전을 도모하고자 하는 특허제도의 목적에 비추어 그 분야의 통상지식을 가진 자가 인용발명에 의하여 용이하게 발명할 수 없는 진보성이 있는 것으로서 특허의 대상이 된다고 보아야할 것인바( 1982.6.8. 선고 80후111 판결; 1983.4.26. 선고 82후72 판결; 1986.3.11. 선고 81후57 판결 등 참조), 기록에 의하면 출원인은, 인용발명은 그 원료화합물의 구조로 보아 그 출발물질과 반응물질을 통상의 처리수단으로 반응시킬 때에는 디(2) 또는 모노(1)산염이 예상될 뿐이고 이는 열과 및, 산, 알카리 등에 극히 불안정한 이용성(易溶性)이어서 그 보관과 취급에 세심한 주의를 요하는데 반하여 본원발명의 구체적 처리수단에 의하여 생성된 물질은 원료화합물인 출발물질(I) 1분자와 반응물질인 염산 또는 브롬산 1/2분자가 결합된 화합물로서 인용발명에서 예상되는 화합물과는 그 화학구조가 서로 다르고 그 성질 또한 결정형의 극히 안정된 화합물로서 난용성이므로 그 취급과 보관에 뛰어난 효과를 가진다고 주장하고 있으므로 원심으로서는 양 발명의 구체적 처리수단의 차이에서 발생되는 그 각 생성물질의 구조, 성질, 작용효과의 차이를 심리한 다음에 본원발명의 진보성 유무를 판단하였어야 할 것이고, 또 본원발명의 작용효과가 본원발명의 기술적 구성에만 한정된 것이 아니라고 하려면 본원발명의 구체적 처리수단 이외의 다른 방법으로도 본원발명과 같은 작용효과를 창출할 수 있음이 밝혀져야 할 것임에도 불구하고 원심이 이러한 점에 대한 심리를 다하지 아니하고 본원발명의 구체적 처리수단은 선택적인 것이라는 이유만으로 그 기술적 구성에 특징이 없고 그에 의하여 생성된 물질의 작용효과까지 본원발명에만 한정된 효과라고 볼 수 없다 하여 본원발명이 인용발명으로부터 용이하게 도출될 수 있다고 단정한 것은 필경 발명의 진보성에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니한 위법이 있다 하겠고 이 점을 지적하는 주장은 이유있다.

그러므로 원심결을 파기하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 이병후(재판장) 이명희 윤관