대법원 81후57 (1986.03.11)

공지된 선발명에 비하여 작용효과가 현저하게 향상 진보된 발명의 특허가부

【심판청구인, 상고인】 멜크 앤드 캄파니 인코포레이티드 소송대리인 변호사 이병호 변리사 김성기

【피심판청구인, 피상고인】 특허청장

【원 심 결】 특허청 1981.7.31 자 1980년항고심판 절 제459호 심결

【주 문】

원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

【이 유】 심판청구인 소송대리인들의 상고이유를 판단한다.

1. 원심결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 출원발명은 인단계 알칸산의 제조방법에 관한 것으로서 그 제조반응방법에 있어서는 가수분해(또는 열분해)의 방법을 사용하는 점에서 인용발명[미국특허 (번호 1 생략)]과 같고, 그 생성물질은 본원발명의 출원전 국내외에 반포된 화학잡지에 기술됨으로써 이미 공지된 독일공화국 특허공보 (번호 2 생략)의 화합물인 알칸카르복실산과 유사한 것이므로, 본원발명은 이 분야의 통상의 지식을 가진 자가 인용발명의 반응식과 위 공지된 화합물의 내용에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정되며, 설사 본원발명의 생성물질의 작용효과가 다른 것보다 우수하다고 하더라도 그 화합물의 화학구조가 서로 유사한 이상 그 신규성, 진보성을 인정할 수 없다하여 이 사건 특허거절사정을 유지하고 있다.

2. 그러나 본원발명의 반응방법과 그 생성물질이 인용발명의 그것들과 유사하다 하더라도 본원발명의 생성물질이 인용발명의 생성물질등에 비하여 그 작용효과에 있어서 현저하게 향상 진보되었다면 기술의 진보발전을 도모하고자 하는 특허제도의 목적에 비추어 그 분야의 통상의 지식을 가진 자가 인용발명에 의하여 용이하게 발명할 수 없는 진보성이 있는 것으로서 특허의 대상이 된다고 보아야 할 것인바 (1982.6.8 선고 80후111 판결; 1983.4.26 선고82후72 판결), 기록에 의하면 심판청구인은 본원발명의 반응방법은 요드화메틸등 알킬화제에 의한 알킬화반응을 특징으로 하고 있어 탈할로겐화 수소반응, 에스태르화반응 또는 가수분해반응을 특징으로 하는 인용발명과 전혀 다르고, 그 생성물질도 2-위치에 두개의 탄소함유치환기가 있어 하나의 탄소함유치환기와 수소 또는 할로치환기를 가지고 있을 뿐인 인용발명[미국특허 (번호 1 생략) 및 독일공화국 특허 (번호 2 생략)]의 생성물질에 비하여 그 작용효과가 현저하게 큰 것임이 밝혀졌다는 취지의 주장을 하고 있으므로 원심으로서는 이 점에 관하여 증거조사를 실시하여 그 반응방법과 생성물질의 작용효과의 차이를 심리한 후 그 진보성 유무를 판단하였어야 할 것임에도 불구하고 이러한 점에 대한 심리를 하지 아니하고 만연히 본원발명의 반응방법이 인용발명의 그것과 유사하고 그 생성물질도 공지의 화합물과 같은 화학구조를 갖고 있어 이들로부터 본원발명이 용이하게 도출될 수 있다고 판단하였음은 발명의 진보성에 관한 법리를 오해하고 심리를 다하지 아니한 위법이 있다 할 것이다.

3. 그러므로 원심결을 파기하고, 사건을 다시 심리케 하고자 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 이정우(재판장) 정태균 신정철 김형기