대법원 91후1908 (1993.10.12)

특허권의 권리범위의 확정방법

【심판청구인, 피상고인】 보령제약 주식회사 소송대리인 변호사 김진억 외 1인

【피심판청구인, 상고인】 악티에볼라게트 헤슬레 소송대리인 변호사 주성민 외 1인

【원심심결】특허청 1991.11.30자 90항당256 심결

【주 문】

원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

【이 유】 피심판청구인 소송대리인의 상고이유를 본다(상고이유보충서는 상고이유서 제출기간이 경과된 후 제출된 것으로 보충하는 범위 내에서 함께 본다).

원심결 이유에 의하면, 원심은 구조식(1)인 중성형 오메프라졸에 구조식(2)인 양이온식 Na+ 등을 생성할 수 있는 염기화합물을 반응시켜 구조식(A) 오메프라졸염을 제조하는 방법에 관한 이 사건 특허와 (가)호 발명을 대비함에 있어, 기술적 구성에 있어서 이 사건 특허는 양이온 생성가능한 염기로서 탈이온수에 NaOH 용액을 구성하여 반응시킴(실시예 1참조)에 비하여, (가)호 발명은 디메틸슬폭시드(CH₃SOCH₃)에 소디움하이드라이드(NaH)를 분산시킨 분산액으로 하여 반응시키고 있어서, 이 사건 특허는 염기가 NaOH이지만 (가)호 발명은 NaH+CH₃SOCH₃의 반응에 의해 생성된 NaCH₂SOCH₃를 사용하는 것임을 인정할 수 있어 양자는 사용하는 염기가 서로 다르므로 반응물질을 달리하고 있고, 이 사건 특허의 매질은 수용성 매질(실시예 1, 2참조)이나 (가)호 발명은 비수용성 매질이어서 반응매질도 다르며 또한 (가)호 발명은 그와 같은 기술적 구성에 의하여 일정한 작용효과(수율)를 달성하고 있으므로 양 발명은 별개의 발명으로 인정되고, 한편 이 사건 특허 중 공지된 화합물인 오메프라졸에 양이온을 생성할 수 있는 염기를 단순히 반응시켜 염기화합물을 제조하는 총괄적개념으로 파악되는 발명 부분은 진보성이 없는 부분이므로 권리가 그 부분에까지 확장될 수 없고 그 청구의 범위에 기재된 구체적인 염기인 NaOH(또는 NaOH수용액)의 사용에 따르는 기술적 구성에만 미칠 뿐이며 모든 양이온 생성가능 염기 내지 Na이온 생성가능한 염기에 까지 이 사건 특허의 권리가 미친다고 할 수 없다고 하여 (가)호 발명은 이 사건 특허의 권리범위에 속하지 아니한다고 보아 이 사건 심판청구를 인용한 초심의 조치를 정당하다고 판단하였다.

특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고(당원 1992.6.23.선고 91후 1809 판결 등 참조),다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한해석할 수 없다고 할 것이다(당원 1991.11.26. 선고 90후1499 판결;1992.6.23. 선고 91후1809 판결 등 참조).

기록에 의하면, 이 사건 특허의 청구범위 제1항에는 구조식(1)인 중성형 오메프라졸과 구조식(2)인 양이온을 생성할 수 있는 염기(Aⁿ+)를 반응시켜 구조식(A)인 염을 얻는 화합물의 제조방법이라고 기재하고 있으면서 위 염기(Aⁿ+) 중에 Na+를 생성할 수 있는 염기화합물을 열거하고 있고, 제2항에는 제1항의 An+ 즉 양이온을 생성할 수 있는 염기가 NaOH 또는 NaNR₂(여기서 R은 탄소원자수가 1-4개인 알킬기임)인 것을 특징으로 하는 방법이라고 기재하고 있으며, 제4항에는 제1항의 Aⁿ+가 Na+, K+ 등인 방법이라고 기재하고 있고, 이에 의하면 Na+를 생성할 수 있는 염기를 반응물질로 하는 방법은 일응 그 전부가 이 사건 특허의 권리범위에 속하는 것으로 보아야 할 것인바, (가)호 발명과 같이 디메틸술폭시드(CH₃SOCH₃)에 소디움하이드라이드(NaH) 분산액을 가하고 가스가 발생하지 않을 때까지 교반을 계속한 다음 위 교반에 의하여 생성된 화합물인 NaCH₂SOCH₃에 오매프라졸을 반응시킬 경우 이 화합물은Na+와-CH₂SOCH₃로 분리되어 오메프라졸과 결합하게 되므로 “Na+ 양이온을 생성할 수 있는 염기성 화합물”이라 할 수 있어서 (가)호 발명은 이 사건 특허의 청구범위 제1항에 해당한다고 할 수 있을 뿐 아니라, 이 사건 특허의 청구범위에는 반응매질이 수용성인지 비수용성인지에 대하여는 아무런 기재가 없고 다만 이 사건 특허의 발명의 상세한 설명의 난 중 양이온 Aⁿ+를 형성할 수 있는 염기와 반응조건의 예에 대한 기재부분에 의하면 Aⁿ+(양이온생성가능한 염기)가 Na+인 오메프라졸염은 오메프라졸을 수용성 또는 비수용성 매질에서 NaOH와 반응시키거나, 비수용성 매질 내에서 NaOR, NaNH₂, NaN(R)₂(여기서 R은 탄소원자수가 1-4인 알킬기) 등과 반응시켜 제조된다는 부분에 의하여 이 사건 특허의 청구범위를 보충해석하여 보아도 이 사건 특허의 경우 반응매질이 수용성이거나 비수용성인 경우를 모두 포함함을 알 수 있으며, 반면 (가)호 발명에 있어서는 CH₃SOCH₃에 NaH 분산액을 가하여 생성된 화합물 즉 NaCH₂SOCH₃에직접 오메프라졸을 가하여 교반을 계속하므로 반응매질은 비수용성이어서 반응매질의 성질에 있어서도 양 발명이 상이하다고 할 수 없는데도,원심은 이 사건 특허의 권리범위를 실시예 1 및 2에 기재한 NaOH를 반응물질로 하고 수용성 매질을 반응매질로 하는 방법에 이 사건 특허의 권리범위를 한정시켜 해석하고, 여기에 (가)호 발명과 대비하여 양자가 서로 다른 발명이라고 판단하였으니, 이 점에 있어서 원심은 특허의 권리범위에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 것이다.

또 원심은 이와 같이 이 사건 특허의 청구범위를 실시예에 제한하여 해석하는 근거로서이 사건 특허의 염기성(또는 산성)화합물과 보통의 산(또는 염기)과의 염을 염형성에서 관용되고 있는 처리수단을 사용하여 제조하는 방법의 발명이라는 이유를 들고 있으나 위와 같은 발명의 경우에도 원심이 적절히 지적하고 있는 바와 마찬가지로 그 작용효과가 통상 예기할 수 있을 정도의 것에 불과하다면 진보성이 없는 발명으로 볼 수 있을 것이나 그 기술적 효과가 통상 예기할 수 없을 정도로 우수한 것이라면 이는 진보성이 있는 발명으로서 특허의 대상이 된다고 할 것이다.

기록에 의하면,이 사건 특허발명의 경우도 산성화합물을 관용수단에 의하여 염기와 반응시켜 화합물의 염을 제조하는 방법에 관한 것이지만 중성 오메프라졸의 분해율이 6%인 데 비하여 분해율이 0.4%에 불과한 오메프라졸알칼기염의 제조방법의 발명으로서 작용효과에 있어 새로운 상승적인 효과가 있는 진보성 있는 발명이라 하지 않을 수 없으므로 원심의 위와 같은 판단 부분에도 역시 특허의 권리범위에 관한 법리를 오해한 위법이 있는 것이라고 할 것이다. 논지는 이유있다.

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략하고, 원심결을 파기환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 배만운(재판장) 김석수 최종영(주심)