대법원 90후1499 (1991.11.26)

가. 특허명세서의 기재 중 "특허청구의 범위"의 항의 기재만으로 특허의 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우의 특허의 기술적 범위 내지 그 권리범위를 정하는 방법

나. 촉매를 사용함으로써 종전의 제조방법에 비하여 작용효과가 향상된 화학물의 제조방법이 촉매를 사용하지 아니한 종전의 제조방법과 상이한 발명인지 여부(적극)

다. 특허청구의 범위나 상세한 설명에 이미 공지된 촉매의 사용에 관한언급이 없었던 경우, 그 특허가 촉매의 사용을 당연한 전제로 한 것인지 여부(소극)

라. 선행발명과 후발명이구 특허법(1990.1.13 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제45조 제3항 소정의 이용관계에 있는 경우 후발명이 선행발명특허의 권리범위에 속하는지 여부(적극)

라. 기계, 장치 등에 관한 후발명이 선행발명의 요지를 전부 포함하고 이에 새로운 기술적 요소를 가하는 경우,구 특허법 제45조 제3항소정의 이용관계의 성립 여부(적극)

마. 화학물질의 제법발명에 있어 촉매를 사용함으로써 작용효과를 향상시킨 후발명이 그에 대한 언급이 없는 선행발명을 이용하는 관계인지 여부(소극)

【심판청구인, 피상고인】 제일제당주식회사 소송대리인 변리사 임석재 외 1인

【피심판청구인, 상고인】 바이엘 아크티엔 게젤샤프트 소송대리인 변리사 권영모 외 3인

【원 심 결】 특허청 1990.7.24. 자 88항당330 심결

【주 문】

상고를 기각한다.

상고비용은 피심판청구인의 부담으로 한다.

【이 유】 상고이유(기간도과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 한도 내에서)를 본다.

제1,3점에 대하여,

(1) 원심결은 그 이유에서 피심판청구인의 특허등록 제23468호(이하 본건 특허라 한다)의 실시례 11과 (가)호 발명의 기술내용을 대비 검토하면, 양자의 출발물질, 반응물질 및 목적물질이 동일하나, 그 다른 점으로, 본건 특허는 촉매를 사용하지 아니함에 비하여 (가)호 발명은 촉매로서 요오드 및 상전이 촉매 테트라페닐 포스포늄 브로마이드를 사용하고, 본건 특허는 용매로서 디메틸술폭사이드 또는 에탄올을 사용함에 비하여 (가)호 발명은 불활성유기용매로 피리딘을 사용하며, 반응온도와 가열시간에 있어서도 본건 특허는 섭씨 135∼140도에서 2시간 동안 반응함에 비하여 (가)호 발명은 110∼115도에서 3시간 동안 반응하고, 그 작용효과에 있어서 본건 특허는 수율 71.9%임에 비하여 (가)호 발명의 수율은 87.5%에 이르므로 (가)호 발명은 본건 특허와 상이한 발명이고, 이용발명은 선행발명의 특허요지에 새로운 기술적 요소를 가하는 것을 말하지만(요지공통설 또는 그대로설), 화학방법의 발명에는 그대로설을 바로 적용할 수 없고 구체적, 개별적으로 판단해야 하는바, 이 사건에서는 (가)호 발명이 촉매로서 요오드와 상전이 촉매 테트라페닐 포스포늄 브로마이드를 부가하였을 뿐만 아니라 반응용매, 반응온도, 가열시간 등 전반적인 처리수단이 다르고 수율 등 작용효과상에도 각별한 차이가 있어 (가)호 발명은 본건 특허의 이용발명에 해당되지 아니하는바, 따라서 (가)호 발명은 본건 특허와 상이하고, 또 본건 특허의 이용발명에 해당하지도 아니하여 (가)호 발명은 본건 특허의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단한 다음, 심판청구인의 이 사건 권리범위확인청구를 기각한 초심결을 파기하고 심판청구를 인용하고 있다.

(2)구 특허법(1990.1.13 법률 제4207호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다)제57조에 의하면 특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허명세서의 여러 기재내용 중 특허청구의 범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다 할 것이나, 특허명세서의 기재 중 특허청구의 범위의 항의 기재가 극히 애매모호하거나 추상적, 총괄적인 표현방식에 따라 기재되어 있는 경우 이것만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 설사 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 것이므로, 이러한 경우 특허의 기술적 범위 내지 그 권리범위를 정함에 있어서는 특허청구의 범위에 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 그 기술적 범위를 실질적으로 확정하여야 하고 특허청구의 범위에 관한 기재에만 구애될 수 없는 것이다.(당원 72.5.23. 선고 72후4 판결;73.7.10. 선고 72후42 판결 및73.8.31. 선고 72후43 판결 참조).

이 사건 기록에 의하면, 본건 특허는, 7-아미노-1-사이클로프로필-4-옥소-1,4-디하이드로-나프티리딘(퀴놀린)-3-카복실산의 제조방법에 관한 것으로 되어 있고, 그 특허청구범위는, [일반식(II)의 나프티리돈-3-카복실산 또는 튀놀론-3-카복실산을 일반식(III)의 아민과 반응시킴을 특징으로 하여, 일반식(I)의 7-아미노-1-사이클로프로필-4-옥소-1, 4-디하이드로-나프티리딘(퀴놀린)-3-카복실산 및 이의 염을 제조하는 방법 등 11개 항으로 되어 있어,

본건 특허의 청구범위가 포함하고 있는 물질은 상당히 광범위한 부분에까지 이른다 할 것이고, 한편 (가)호 발명을 본건 특허의 청구범위 내에서 지적한다면, 그 특허청구범위 제4항, 즉 [제1항에 있어서 생성된 화합물이 7-피페라지노-6-플루오르-1-사이클로프로필-4-옥소-1, 4-디하이드로퀴놀린-3-카복실산]에 있어서 생성하는 염이 염산염이라면, 이것이 바로 (가)호 발명의 사이프로플루옥사신 염산염이 되는 것이므로, (가)호 발명에 있어서의 출발물질, 반응물질, 목적물질이 본건 특허에서 말하는 출발물질, 반응물질, 생성물질과 동일범위에 속하는 것이라 할 것이나, 본건 특허의 특허청구범위에 발명의 상세한 설명 등 명세서 전체를 참작하여도 본건특허에는 촉매사용에 관한 언급된 부분을 찾을 수 없는 한편, (가)호 발명은 촉매로서 요오드 및 테트라페닐 포스포늄 브로마이드를 사용하고 있는바, 이와 같이화학물질의 제조과정(수단)에 있어서 촉매를 사용하는 것과 사용하지 않는 것은 그 기술사상을 현저히 달리하는 것이므로, 촉매사용에 대한 언급이 없는 특허제조방법과 촉매를 사용하여 행하는 제조방법은 비록 출발물질과 생성물질이 같다고 하더라도, 후자의 촉매사용이 작용효과상의 우월성을 얻기위한 것이 아니라 무가치한 공정을 부가한 것에 지나지 않는다고 인정되는 경우를 제외하고는, 서로 다른 방법이라 할 것이며,또 가사 촉매의 사용이 특허출원 당시 이미 공지된 것이어서 그 기술분야에 종사하는 자라면 용이하게 예측할 수 있는 것이었다 하더라도 특허청구의 범위나 상세한 설명에 그 촉매의 사용에 관한 언급이 없었던 이상, 그 특허가 촉매의 사용을 당연한 전제로 하고 있었던 것이라고도 할 수 없는 것이므로(당원 1985.4.9. 선고 83후85 판결 참조), 비록 본건 특허와 (가)호 발명의 출발물질, 반응물질, 목적물질이 동일하다 하더라도 촉매를 사용한 (가)호 발명은 본건 특허와는 상이한 발명이라 할 것인바, 원심은 이러한 취지로 판단하면서도 본건 특허의 실시례 11을 지적하여 양발명의 용매, 반응온도, 가열시간까지를 비교한 데 있어 미흡한 점이 있기는 하나 결론으로서 본건 특허와 (가)호 발명이 상이한 발명이라고 판단한 것은 정당하다. 논지는 이유없다.

(3)구 특허법 제45조 제3항에 의하면 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 출원된 날 전에 출원된 타인의 특허발명, 등록실용신안 또는 등록의장을 이용하거나 그 특허발명이 출원된 날 전에 출원된 타인의 등록의장과 저촉되는 경우에는 그 특허권자, 실용신안권자, 의장권자의 동의를 얻거나제59조 제1항의 규정에 의하지 아니하고 자기의 특허발명을 업으로써 실시할 수 없도록 되어 있고,같은 법 제59조 제1항에 따르면 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자가같은 법 제45조 제3항의 규정에 의한 통상실시권의 허여를 받고자 하는 경우에 그 타인이 정당한 이유없이 실시를 허락하지 아니하거나 그 타인의 실시허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위 안에서 통상실시권허여의 심판을 청구할 수 있고,같은 법 제59조 제2항에는 그 특허발명이 선출원된 타인 특허발명 또는 등록실용신안에 비하여 상당한 기술상의 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권의 허여를 하여서는 아니된다고 규정하고 있는바,선행발명과 후발명이같은 법 제45조 제3항 소정의 이용관계가 있다고 인정되는 경우에는 후발명은 선행발명특허의 권리범위에 속하게 되는 것이라 할 것이고, 이러한 이용관계는, 기계, 장치 등에 관한 발명의 경우에 있어서는 후발명이 선행발명의 특허요지에 새로운 기술적 요소를 가하는 것으로서 후발명이 선행발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하게 되면 성립된다고 할 것이나, 방법의 발명, 특히 화학물질의 제법에 관한 발명에 있어서는 기계, 장치 등의 발명과 달라서 중간물질이나 촉매 등 어느 물질의 부가가 상호의 반응을 주목적으로 하는 경우가 많아 과정의 일시점을 잡아 선행방법에서 사용하는 물질이 상호반응 후에도 그대로의 형태로 존재하는 것을 입증하기가 극히 곤란하여 기계, 장치 등에 관한 발명에 적용될 위 법리를 제법발명에 적용할 수는 없는 것이고, 특히 앞서 설시한 바와 같이 화학물질의 제조과정(수단)에 있어서 촉매를 사용하는 것과 사용하지 않는 것은 그 기술사상을 현저히 달리하는 것이므로, 촉매사용에 대한 언급이 없는 특허제조방법과 촉매를 사용하여 행하는 제조방법은 비록 출발물질과 생성물질이 같다고 하더라도, 후자의 촉매사용이 작용효과상의 우월성을 얻기 위한 것이 아니라 무가치한 공정을 부가한 것에 지나지 않는다고 인정되는 경우를 제외하고는 후발명이 선행발명을 이용하고 있다고 볼 수 없고 따라서 후발명은 선행발명의 권리범위의 영역 밖에 있는 것이라고 하지 아니할 수 없다할 것인바, 이와 같은 취지의 원심판단은 정당하고 거기에 소론과 같은 이용발명에 관한구 특허법 제45조 제3항에 대한 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다. 논지는 이유없다.

제2점에 대하여,

선행발명과 후행발명이 상이한 발명이라 하더라도 후발명이 선행발명의 이용관계에 있다면 후발명은 선행발명의 기술적 범위에 속하는 것이고 선행발명의 권리범위에 속한다 함은 논지가 지적하는 바와 같으나, 원심결은 그 이유에서 (가)호 발명이 본건 특허와는 상이한 발명으로 인정된다고 판단하고 있을 뿐만 아니라 (가)호 발명은 본건 특허의 이용발명으로도 볼 수 없어 본건 특허의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하고 있는바, 거기에 소론과 같이 (가)호 발명이 본건 특허의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하지 아니하여 권리범위확인심판제도의 법리를 오해하고 심리를 미진한 위법이 있다고 할 수 없다. 논지는 이유없다.

제4점에 대하여,

상고논지는 피심판청구인은 원심에서 (가)호 발명에서 촉매를 사용하더라도 각별한 효과가 없다는 취지의 주장을 하고 그에 관한 을 제2, 3호증을 제출하였음에도 원심은 이에 대하여 아무런 판단을 하지 아니하여 심리미진 또는 판단유탈의 위법이 있다는 것이나, 원심결의 이유에 의하면, 원심은 소론과 같이 (가)호 발명이 촉매를 사용하더라도 각별한 효과가 없다는 주장에 대하여는 기록에 나타난 다른 증거에 의하여 그 반대사실로서 각별한 효과가 있다고 판단하였으니 거기에 심리미진이나 판단을 유탈한 위법이 있다고 할 수 없고, 이와 같이 다른 증거에 의하여 반대사실을 인정하는 이상, 그 반증에 해당하는 을 제 2, 3호증을 배척하는 취지를 기재하지 아니하였다 하여 거기에 심결결론에 영향을 미치는 위법이 있다고 할 수 없다. 논지는 이유 없다.

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 이재성(재판장) 이회창 배만운 김석수