대법원 96후603 (1997.04.25)

[1] 고혈압치료제로 사용하는 지렁이 건조분말의 용도발명에 신규성ㆍ진보성이 없다고 한 사례

[2] 특허청구범위의 항 중에 신규성 있는 부분과 유기적으로 결합되지 아니한 공지의 기술 부분이 있는 경우, 그 항 전체가 등록거절되어야 하는지 여부(적극)

[3] 여러 항으로 된 특허청구범위 중 하나의 항에라도 거절사유가 있으면 전부가 등록거절되어야 하는지 여부(적극)

【출원인, 상고인】 가부시끼가이샤 ○○○ (소송대리인 변리사 윤여범 외 1인)

【상대방, 피상고인】 특허청장

【원 심 결】 특허청 1996. 2. 29. 자 94항원1140 심결

【주 문】

상고를 기각한다. 상고비용은 출원인의 부담으로 한다.

【이 유】 상고이유를 함께 판단한다.

기록에 의하면, 이 사건 출원발명(이하 본원발명이라고 한다)의 특허청구범위 제1항에서는 "산 지렁이를 유기산, 무기산, 유기산 나트륨염, 무기산 나트륨염, 유기산 칼륨염 및 무기산 칼륨염으로 이루어진 군으로부터 선택된 적어도 1종류의 화합물을 0.3중량% 이하 함유하는 수용액 내에 방치, 또는 4∼28℃의 담수 내에 10∼30시간 방치하여 산 지렁이의 소화관 내의 분토를 배설시키고, 이 단계의 전후 또는 후에 산 지렁이의 몸체 표면에 부착한 오물을 물로 세정 제거하고, 다음에 분쇄하고 동결건조, 진공건조를 행하여 수득한 지렁이 건조분말을 유효성분으로 함유하는 혈압조절제"를 기재하고 있으므로, 이는 지렁이의 건조분말을 제조하는 방법과 그 용도인 혈압조절제(항고혈압제와 항저혈압제)에 관한 발명이라 하겠다.

먼저 용도에 관한 부분을 보건대, 본원발명의 출원 전에 반포된 갑4호증(中藥大辭典), 갑5호증(中華人民共和國 藥典), 갑6호증(韓國本草學) 등에 의하면 지렁이의 건조분말이나 현탁액 등이 고혈압 치료제로서의 효용이 있다고 기재되어 있으므로 본원발명 중의 고혈압치료제 부분은 공지된 내용이라 할 것인데, 고혈압치료제와 저혈압치료제는 치료대상이 서로 다른 것이어서 서로 유기적으로 결합되었다고 볼 수 없으므로 결국 본원발명의 특허청구범위 제1항은 신규성 있는 부분과 유기적으로 결합되지 아니한 공지기술 부분을 포함하고 있는 것이어서 그 전체 항에 대하여 등록이 거절되어야 한다(대법원 1994. 4. 15. 선고 90후1567 판결 참조). 또한 특허청구범위가 여러 개의 항이 있는 경우에는 그 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 출원은 전부가 거절되어야 하므로(대법원 1995. 10. 13. 선고 94후2018 판결 참조), 이 사건 특허청구범위 제1항이 위와 같은 사유로 거절되어야 하는 이상 나머지 특허청구범위에 관하여는 더 살펴볼 필요도 없이 본원발명은 그 전부에 대하여 등록이 거절되어야 하는 것이다.

원심심결 이유의 설시에는 다소 미흡한 점이 있으나, 위와 같은 취지에서 본원발명의 등록을 거절한 원사정을 유지한 원심의 조치는 결과적으로 정당하고, 거기에 상고이유로 지적하는 바와 같은 법리오해나 심리미진, 판단유탈의 위법은 없다. 상고이유는 모두 받아들일 수 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 상고인인 출원인의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 박준서(재판장) 박만호 김형선 이용훈(주심)