대법원 97후3319, 3326 (1998.12.22)

[1] 등록상표의 사용의 의미 및 등록상표와 유사한 상표의 사용을 등록상표의 사용으로 인정할 수 있는지 여부(소극)

[2] 상표등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 본 사례

【심판청구인, 피상고인】 ○○○ 코오포레이숀 (소송대리인 변호사 이재후 외 3인)

【피심판청구인, 상고인】 △△△ 주식회사 (소송대리인 변리사 백영방)

【원심심결】 특허청 1997. 9. 30. 자 95항당234, 235 심결

【주 문】

상고를 기각한다.

상고비용은 피심판청구인의 부담으로 한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.

1. 제1점에 대하여

구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 법률) 제73조 제1항 제3호, 제4항에 의하면, 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표(당해 등록상표와 연합된 다른 등록상표가 있을 때에는 그 중 어느 하나의 등록상표 또는 당해 등록상표)를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정되어 있는바, 여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용한다고 함은 등록상표와 물리적으로 동일한 상표를 사용하여야 한다는 것을 의미하는 것은 아니고 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용도 이에 포함된다고 할 것이므로, 이와 같은 의미의 상표의 동일성을 해치지 않을 정도의 변형사용은 허용된다고 할 것이나 그 정도를 벗어나는 것은 허용될 수 없고, 따라서 유사한 상표를 사용한 것만으로는 등록상표를 사용하였다고 인정하기에 부족하다(대법원 1993. 5. 25. 선고 92후1950 판결 등 참조).

원심심결이유에의하면,원심은을제1호증(카탈로그)에표시된상표는마차도형과"SINCE 1968" 및 "은마차"라는 문자가 결합된 상표이므로 그 상표의 사용으로써 이 사건 등록상표(1)(등록번호 1 생략)과 이 사건 등록상표(2) "금마차"(등록번호 2 생략)의 각 연합상표인 등록상표 "은마차"(등록번호 3 생략)이 상표로서의 동일성과 독립성을 지니고 사용되었다고 볼 수 없고, 달리 이 사건 등록상표들이나 그 연합상표들을 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 사용하였다고 인정할 만한 증거가 없다는 이유로 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 이 사건 등록상표들에 대한 상표등록은 취소되어야 한다고 판단하였다.

기록과 위와 같은 법리에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상표의 사용에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 이 점에 관한 상고이유는 받아들일 수 없다.

2. 제2점에 대하여

기록에 의하면, 심판청구인은 1989. 9. 12. (출원번호 1 생략)으로 상품류구분 제45류의 벨트를 지정상품으로 하여 "COACH"라는 상표를 출원하였다가 청구외인 명의의 선등록상표(등록번호 4 생략)과 유사하다는 이유로 거절이유를 통지를 받은 바 있고, 1991. 8. 13. (출원번호 2 생략)으로 같은 류의 벨트 및 스카프를 지정상품으로 하여 같은 상표를 다시 출원하였으나 위 (등록번호 4 생략) 상표 및 역시 청구외인 명의의 다른 선등록상표(등록번호 5 생략)와 유사하다는 이유로 거절사정을 받은 바 있는데, 현재 피심판청구인 명의의 이 사건 등록상표들의 연합상표들인 "은마차"(등록번호 3 생략), "마차"(등록번호 6 생략) 및 "금은마차"(등록번호 7 생략)이 이 사건 거절이유에서 인용된 (등록번호 4 생략) 및 (등록번호 5 생략)과 연합상표관계에 있다가 1987. 11. 14. 상표권자인 청구외인으로부터 피심판청구인에게 이전되어 그 연합상표관계가 소멸되고 이 사건 등록상표들의 연합상표가 되었으며, 또한 심판청구인은 이 사건 등록상표들의 지정상품인 의류와 유사한 상품인 가죽의류제품을 국외에서 실제로 생산ㆍ판매하고 있는 동종업자로서 그 상품에 'COACH'를 요부로 하는 상표를 사용하고 있을 뿐만 아니라 국내에서도 상품류구분 제22류, 제34류, 제45류, 제52류 등의 지정상품에 관하여 "COACH" 또는 이를 요부로 하는 상표를 출원하거나 등록을 받은 바 있음을 알 수 있다.

우선 심판청구인이 출원하였다가 거절이유의 통지를 받거나 거절사정을 받은 "COACH"라는 상표는 이 사건 등록상표들과 관념에 있어 유사하다고 볼 수 있고, 그 지정상품도 스카프 등으로서 이 사건 등록상표들의 지정상품인 손수건 등과 유사한 상품으로 보이므로, 비록 심판청구인이 형식상 이 사건 등록상표들로 인하여 그 출원상표의 등록을 거절당한 것은 아니지만 이 사건 등록상표들의 연합상표들과 연합상표관계에 있었던 상표들로 인하여 등록이 거절된 이상 이 사건 등록상표들의 소멸에 관하여도 그 이해관계가 없다고 할 수 없고, 더욱이 심판청구인이 국외에서 실제로 이 사건 등록상표들의 지정상품과 유사한 가죽의류제품에 이 사건 등록상표들과 관념이 유사한 'COACH'를 요부로 하는 상표를 부착하여 생산ㆍ판매하고 있을 뿐만 아니라, 국내에서도 다양한 지정상품에 "COACH" 또는 이를 요부로 하는 상표를 출원하거나 등록을 받은 점에 비추어, 심판청구인은 이 사건 등록상표들과 동종의 상표를 이 사건 등록상표들의 지정상품과 동종의 상품에 국내에서 현실적으로 채택하여 사용하려는 자라고도 볼 수 있을 것이므로 심판청구인은 이 사건 등록상표들의 소멸에 대하여도 직접적이고 현실적인 이해관계가 있다고 봄이 상당하다.

이와 같은 취지에서 심판청구인을 이해관계인이라고 본 원심의 판단은 정당하고, 거기에 이해관계인에 관한 법리오해나 심리미진의 위법이 있다고 할 수 없다. 이 점에 관한 상고이유도 받아들일 수 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 상고인인 피심판청구인의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 정귀호(재판장) 김형선 이용훈(주심) 조무제