대법원 88후516 (1989.07.11)

상표등록취소 사유인상표법 제45조 제1항 제1호 소정의 타인사용의 의미

【출원인, 상고인】 정찬일 외 2인

【상대방, 피상고인】 특허청장

【원 심 결】 특허청 1988.3.31. 자 1987년 항고심판원 제588호 심결

【주 문】

원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

【이 유】 상고이유를 본다.

특허법 제6조 제2항에서 특허출원한 발명이 공지, 공용된 발명 또는 반포간행물에 기재된 발명에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것인 때에는 특허를 받을 수 없다고 규정한 것을 특허출원된 발명이 산업상 이용할 수 있는 신규성 있는 기술이라고 할지라도 그것이 기존의 기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 부여하지 않고자 하는 취지인 바, 이와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이의 정도에 대한 확립된 판단기준은 없으나 적어도 출원된 기술의 작용효과가 선행기술의 작용효과에 비하여 현저하게 향상진보된 것인 때에는 기술의 진보발전을 도모하고자 하는 특허제도의 목적에 비추어 일응 출원발명의 진보성을 인정하는 것이 타당하다고 할 것이고(당원 1983.4.26. 선고 82후72 판결 참조),출원발명이 공지, 공용의 기존기술을 종합한 경우에는 선행기술을 종합하는데 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 인정되고 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 없다고 보여지는 경우나 새로운 기술적 방법을 추가하는 경우에는 출원발명의 진보성이 인정되어야 할 것이다(당원 1988.2.23. 선고 83후38 판결 ;1987.9.29. 선고 85후25 판결 ;1985.4.9. 선고 83후85 판결 각참조).

원심결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 출원발명의 요지는 대리석을 이용한 장식화장타일의 제조방법에 관한 것으로서 결정질 대리석판상에 내산 잉크페인트로 도안, 인쇄층은 형성한 다음 섭씨 120내지 150도에서 열처리하여 밀착시켜 산욕조에 넣어 인쇄층 이외의 면을 침식시켜 무늬부는 양각, 기타부는 음각으로 된 장식판을 얻고 표면에 수지층을 소착한 표면층을 형성하여서 되는 대리석을 이용한 장식화장타일의 제조방법인데 대하여, 인용발명의 요지는 규산질과 산화성분이 혼입된 탄산칼슘을 주성분으로 한 자연석 광석을 다듬어 이를 1차로 염산에 잠시 침지 용해시켜서 굴곡과 돌출부를 이루게 하고, 2차로 수산에 침지 처리한 다음 유동파라핀을 균일하게 도포시켜서 됨을 특징으로 하는 산침식을 이용한 자연석의 가공방법으로서 본원 발명과 인용발명은 양음각 형성수단에 미차가 있음을 알 수 있으나 이는 당업자이면 목적물의 형태에 따라 내산성의 물질(페인트, 수지, 고무, 왁스 등)을 적의 선택하여, 인쇄, 코팅, 필화 등의 방법으로 용이하게 실시할 수 있는 정도의 것으로 격별한 창의를 요하는 것이라고는 인정되지 아니하며, 또한 본원발명에서 표면에 수지층을 도포하는 점은 인용예에서 유동파라핀용액을 도포하는 점과는 그 구성성분에서는 차이가 있다고 할 수 있으나, 양자 공히 대리석의 풍화작용을 방지하고 또 색상의 변화를 방지하는 등 그 기능면으로 보아 양자는 동일성의 것으로 인정된다고 판단하여 이 사건 발명특허를 거절한 원사정을 유지하고 있다.

그러나 기재인 대리석 위에 내산 잉크페인트를 사용하여 무늬를 도안하는 기술이 기존의 기술에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것이라 하다라도 무늬를 도안한 다음 이를 열처리함으로써 무늬도안에 대리석에 밀착되는 정도가 강화되고, 또 무늬를 도안하여 넣은 대리석판의 표면에 수지층을 도포함으로써 유동파라핀을 도포한 경우보다 그 강도가 강화되고 대리석의 풍화작용과 색상변화의 방지목적을 달성할 수 있어 그 효과가 인용발명등 공지의 기존기술에 비하여 현저하게 향상 진보되었다면 앞서 판시한 법리에 비추어 진보성 있는 기술의 창작이라고 봄이 상당하고 특별한 사정이 없는 한 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 선행의 기술로부터 도출해낼 수 있는 창작이라고 속단할 것이 아니라 할 것인바, 기록에 의하면 출원인은 인용발명의 산침식기술에 의하면 기재인 자연석에 함유된 탄산칼슘의 분포상태에 따라 돌출의 형상이 형성되게 되어 동일제품을 대량생산할 수 없음에 비하여 출원발명의 산침식기술에 의하면 산업적으로 동일제품을 다량 생산할 수 있고, 또 출원발명에 의하면 무늬도안을 열처리방법으로 대리석에 밀착시키고 이어 그 표면에 수지층을 소착함으로써 그 강도가 강화되고 풍화작용과 색상변화 방지효과가 현저하게 향상 진보된다는 취지의 주장을 하고 있으므로 원심은 이 점에 관하여 심리하여 그 진보성 유무를 판단하여야 할 것임에도 불구하고 이에 대한 입증촉구나 심리함이 없이 만연히 그 설시와 같은 이유만으로써 기존기술로부터 용이하게 창작할 수 있는 발명이라고 판단하였음은 발명의 진보성에 관한 법리를 오해하고 심리를 다하지 아니한 위법이 있다고 할 것이다.

그러므로 원심결을 파기하고, 사건을 다시 심리하게 하기 위하여 특허청 항고심판소로 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 이회창(재판장) 배석 김상원 김주한