대법원 99후567 (1999.08.20)

[1] 상표 "Gerolamo＋Uomo"와 "L'UOMO" 또는"UOMO"의 유사 여부(적극)

[2] 'UOMO'라는 표장이 상표출원 당시 의류 제품의 용도 표시 또는 관용표장 등에 해당되어 식별력이 없거나 부족하게 되었다고 볼 수 없다고 본 사례

【원고, 상고인】 주식회사 제롤라모 (소송대리인 변리사 정문영)

【피고, 피상고인】 주식회사 크레송 (소송대리인 변리사 김종윤 외 1인)

【원심판결】 특허법원 1999. 1. 28. 선고 98허5619 판결

【주 문】

상고를 기각한다.

상고비용은 원고의 부담으로 한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.

원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 등록상표(등록번호 생략)와 그 출원 전에 등록된 인용상표들을 대비 판단하여, 이 사건 등록상표는 'Gerolamo'와 'Uomo'의 두 개의 영문자가 일련불가분적으로 구성되지 아니하여 이를 분리 관찰될 수 있어 위 두 개의 영문자는 이 사건 등록상표의 각 요부가 되고, 간이신속함을 요구하는 거래사회의 경향에 따라 그 요부의 하나인 'Uomo'만으로 약칭되고 인식될 경우, 인용상표들과 외관 및 호칭에 있어 거의 동일하거나 극히 유사하여 양 상표들은 유사한 상표이고, 또 양 상표들의 각 지정상품도 서로 유사하므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호의 규정에 위반되어 등록된 상표로서 같은 법 제71조 제1항 제1호의 규정에 의하여 그 등록이 무효라고 판단하고, 이어서 그 증거를 종합하여, 위 'Uomo'는 '사람, 남성' 등의 뜻을 가진 이탈리아어인 사실, 1992.과 1993.에 이탈리아에서 'L'UOMO VOGUE', 'BAZZAR UOMO', 'MONDO UOMO'라는 이름의 의류 등 패션제품에 관한 잡지가 발행되었으며, 위 각 잡지에 "UOMO"나 "L'UOMO" 표장이 포함된 상표들이 광고된 사실, 국내에서는 월간 잡지 '섬유저널' 1990. 1.호에 "KRIZIA UOMO"라는 상표가 부착된 수입의류를 판매하는 매장이 청담동, 역삼동, 부산에 1989. 개장되었다는 기사가 게재되었고, 그 후 1995. 3.호까지 모두 5회에 걸쳐 위 월간잡지 '섬유저널'에 위 "UOMO" 표장이 소개되거나 광고기사 등이 게재된 사실 및 상품류구분 제45류에 속하는 상품에 관하여 1989. "GENTILUOMO, 젠틸우모" 상표, "Victt-oriouomo" 상표, 1993. "MONDOUOMO" 상표가 각 등록된 사실을 인정한 다음, 위 'UOMO'가 이탈리아에서는 '남성' 등의 의미를 가지는 단어로서 의류 제품과 관련하여서는 용도 표시를 나타내는 식별력이 없는 단어라 할 수 있으나, 우리 나라에서는 이탈리아어의 보급수준을 감안할 때 의류 제품의 일반 수요자나 거래자들이 위와 같은 'UOMO'의 관념을 직감할 수 있다고 보여지지 아니하고, 또 '섬유저널' 잡지에 수차례에 걸쳐 위 "UOMO" 표장이 사용된 기사가 게재된 사실과 상품류구분 제45류에 속하는 상품에 관하여 위 "UOMO" 표장이 포함된 상표가 3건 등록된 사실만으로는 이 사건 등록상표의 출원 당시에 우리 나라의 일반 수요자나 거래자들이 위 "UOMO" 표장을 '남성복'을 의미하는 부기적 표장으로 이해하고 있었다고 인정하기에 부족하며, 오히려 피고는 "L'UOMO(워모)" 상표에 대하여 월간중앙, 신동아, 직장인, 시사저널 등 잡지 및 언론매체에 전면광고를 하면서 1988.부터 이 사건 등록상표의 출원일인 1994. 1. 25.경까지 합계 금 585,502,000원 상당의 광고비를 지출하였고 그 후 현재에 이르기까지 매년 평균 약 200,000,000원 정도의 광고비를 지출하고 있는 사실, 피고는 위 "L'UOMO(워모)" 상표가 사용되는 상품의 카탈로그를 1990.부터 발행하여 왔고, 또 인용상표들이 부착된 상품의 매출액이 1991.에는 금 5,076,000,000원, 1992.에는 금 5,910,000,000원, 1993.에는 금 7,262,000,000원, 1994.에는 금 8,434,000,000원에 이르러 피고의 주력 상품이 된 사실, 피고는 인용상표들과 유사한 상표에 대하여 상표출원공고에 대한 이의신청, 침해중지의 경고장 발송, 상표등록무효심판의 청구를 통하여 상표 희석화 방지를 위한 노력을 해 온 사실, 특허청은 1988.부터 1998.에 이르기까지 상품류구분 제45류에 있어서 피고가 아닌 자에 의하여 출원된 "UOMO"가 포함된 상표 출원 18건에 대하여 상표등록을 거절한 사실이 인정된다 하여, 그 인정 사실에 비추어 위 "L'UOMO" 또는 "UOMO" 표장은 일반 수요자에게 피고의 상품을 표창하는 상표로 어느 정도 인식되어져 있다고 볼 수 있을 지언정, 위 "UOMO" 표장이 이 사건 등록상표의 출원 당시 의류 제품의 용도 표시 또는 관용표장 등에 해당되어 식별력이 없거나 부족하게 되었다고 볼 수 없다는 취지로 판시하였다.

기록에 의하여 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 지적하는 바와 같은 상표 유사 여부 판단에 관한 법리오해의 위법이 없다.

상고이유는 받아들일 수 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 관여 법관들의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 송진훈(재판장) 이돈희(주심) 지창권 변재승