대법원 99후598 (2001.10.12)

특허의 무효심판사건이 상고심에 계속중 당해 특허의 정정심결이 확정된 경우, 그 특허발명은 구 특허법 제136조 제9항에 의하여 정정 후의 명세서대로 특허출원이 되고 특허권의 설정등록이 된 것이므로, 정정 전의 특허발명을 대상으로 하여 무효 여부를 판단한 원심판결에는 민사소송법 제422조 제1항 제8호 소정의 재심사유가 있어 판결에 영향을 끼친 법령위반이 있다고 한 사례

【원고, 상고인】 데이진세이끼 가부시키가이샤 (소송대리인 변호사 이상도 외 2인)

【피고, 피상고인】 무라타키카이 가부시키가이샤 (소송대리인 변리사 하상구 외 2인)

【원심판결】 특허법원 1999. 2. 4. 선고 98허4579 판결

【주 문】

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】원심은, 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)의 특허청구 범위 제1항 및 제2항(다음부터는 '이 사건 특허발명'이라 한다)은 그 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 발명에 의하여 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없어 무효로 되어야 한다는 요지로 판단하였다.

그런데 기록에 따르니, 이 사건 특허발명에 관하여, 원고의 정정심판청구에 기해 원심판결 이후인 2000. 12. 29. 그 정정(특허청구범위의 감축)을 허가하는 심결이 내려지고 그 심결은 2001. 1. 6.경 확정되었음을 알 수 있으므로, 이 사건 특허발명은 구 특허법(1997. 4. 10. 법률 제5329호로 개정되기 전의 것) 제136조 제9항에 의하여 정정 후의 명세서대로 특허출원이 되고 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 하는 것이다.

따라서 정정 전의 이 사건 특허발명을 대상으로 하여 무효 여부를 판단한 원심판결에는 민사소송법 제422조 제1항 제8호 소정의 재심사유가 있어 판결에 영향을 끼친 법령위반의 결과로 되었다 할 것이므로 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 정당하기에 이 법원은 그 주장을 받아들인다.

그러므로 나머지 상고이유에 관하여 판단하지 않은 채 원심판결을 파기하고, 사건을 원심법원에 환송하기로 관여 대법관들의 의견이 일치되어 주문에 쓴 바와 같이 판결한다.

대법관 강신욱(재판장) 조무제(주심) 이용우 이강국