대법원 99후1669 (2002.08.23)

[1] 주지ㆍ저명하지 아니한 인용상표를 모방하여 지정상품을 달리하여 출원한 상표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는지 여부(소극) 및 주지ㆍ저명하다는 것은 국내를 기준으로 하는 것인지 여부(적극)

[2] 등록상표 "ELLE"가 외국에서 주지ㆍ저명한 인용상표 "ELLE"를 모방하여 등록출원한 것이라 하더라도 그것만으로는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수 없다고 한 사례

【원고, 피상고인】 ○○○ 에스. 아. (소송대리인 변리사 장용식 외 3인)

【피고, 상고인】 △△△ 주식회사 (소송대리인 변리사 김종윤 외 2인)

【원심판결】 특허법원 1999. 4. 23. 선고 98허10055 판결

【주 문】

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다.

【이 유】상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 원심의 판단

원심판결 이유에 의하면, 원심은, 영업상의 신용과 고객흡인력 등의 무형적 가치가 축적된 상표를 그대로 모방한 상표가 등록출원된 경우, 만일 그러한 모방상표의 등록을 허용하여 독점적으로 사용하게 한다면 출원인이 모방의 대상이 되는 상표의 고객흡인력 등 무형적 가치에 편승하여 부당한 이익을 추구하고 그 상표의 상품식별력을 흐리게 하거나 이미지를 훼손함으로써 상표권자의 업무상의 신용을 해치는 결과를 초래할 우려가 있으므로 이와 같은 모방상표는 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 공공질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표에 해당하여 그 등록이 거절되어야 하고, 만일 잘못 등록되었다 하더라도 그 등록을 무효로 하여야 할 것이라고 전제하고, 그 채용 증거에 의하여 판시 사실을 인정한 다음, 이를 토대로 이 사건 등록상표(등록번호 생략) "ELLE"의 등록출원 당시 미국에서는 인용상표 "ELLE"가 제호로 쓰인 잡지가 매달 90만 부 이상이나 발행되어 배포되고 광고, 선전됨으로써 이미 수요자간에 원고의 상표라고 현저하게 인식될 수 있을 정도로 알려진 저명상표라 할 것이나, 우리 나라에서는 그 잡지가 1991.경부터 판매되고, 1992.경부터 비로소 한국어판이 발행 배포되었으며, 그 이전에 여러 상품류를 지정상품으로 하여 상표등록이 되었지만 이 사건 등록상표의 등록출원 당시까지 그러한 제품이 생산 판매되거나 광고, 선전된 사정이 엿보이지 아니하므로, 이 사건 등록상표의 출원 당시나 등록사정 당시에도 국내에서 거래자 또는 수요자간에 원고의 상표라고 현저하게 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 보기는 어렵고, 기록상 이를 인정할 아무런 증거도 없다고 하면서도 이 사건 등록상표와 인용상표는 그 글자의 구성에서 더 나아가 특징적인 글자체까지 거의 동일한 상표인 점, 비록 양 상표의 의미가 불어로서 '그녀'를 뜻하는 것으로 조어상표는 아니라 하더라도 당시 우리 나라 사람들의 외국어 이해능력에 비추어 쉽게 의미가 전달되는 평범한 용어는 아니며 이 사건 등록상표의 등록출원 당시에 인용상표는 이미 해외에서 현저하게 알려진 상표였는데 피고는 의류 등 여성용 제품의 수출에도 진력하여 해외에 여러 지사를 보유하면서 유행 패션 등 해외 경제정보를 입수하기 위하여 인용상표가 제호인 잡지를 구독할 기회가 있었으리라는 점, 이 사건 등록상표의 등록출원 이전에 이미 원고는 인용상표 등을 여러 상품류에 걸쳐 32개나 등록하여 놓았고 이 사건 등록상표가 등록출원되자 바로 이의신청을 하는 등 우리 나라에서의 상표관리에도 만전을 기한 점 등을 종합하여 보면, 비록 피고가 국내 대기업으로서 그 상호상표가 상당한 고객흡인력을 보유하고 있다 하더라도 이 사건 등록상표는 인용상표를 모방한 상표로서 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당함에도 잘못 등록된 것으므로, 그 등록을 무효로 하여야 할 것이라는 취지로 판단하였다.

2. 대법원의 판단

상표법 제7조 제1항 제4호에서 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 그 지정상품에 사용하는 경우에 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나, 사회일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우를 말한다고 할 것인바, 인용상표가 주지ㆍ저명하지 아니하다면 이를 모방하여 지정상품을 달리하여 출원한 것 자체만으로는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수는 없으며(대법원 1997. 10. 14. 선고 96후2296 판결, 1997. 12. 12. 선고 97후1153 판결 등 참조), 여기서 인용상표가 주지ㆍ저명하다는 것은 국내에서 주지ㆍ저명한 것을 말한다.

그런데 기록과 원심판결 이유에 의하더라도 인용상표는 이 사건 등록상표의 등록출원 당시나 등록사정시에도 미국에서 널리 알려진 저명상표일 뿐, 우리 나라에서는 1992.경부터 그 잡지의 한국어판이 발행, 배포되고, 그 이전에 여러 상품류를 지정상품으로 하여 상표등록이 되기는 하였지만 이 사건 등록상표의 등록출원 당시까지 그러한 제품이 실제로 생산, 판매되거나 광고, 선전된 사정이 없어, 이 사건 등록상표의 등록사정 당시에도 국내에서 거래자 또는 수요자간에 원고의 상표라고 현저하게 인식될 수 있을 정도로 알려진 주지ㆍ저명 상표라고 보기는 어렵다는 것이므로 이러한 사정하에서는 이 사건 등록상표가 외국에서 주지ㆍ저명한 인용상표를 모방하여 등록출원한 것이라 하더라도 그것만으로는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수는 없다고 할 것이다.

그럼에도 불구하고, 원심이 이와 다른 견해에 그 판시와 같은 이유만으로 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 보았으니, 결국 원심판결에는 상표법 제7조 제1항 제4호에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 것이고, 이는 판결 결과에 영향을 미쳤음이 명백하므로 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유가 있다.

3. 결 론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리ㆍ판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 이규홍(재판장) 송진훈 변재승(주심) 윤재식