특허법원 2003허6739 (2004.03.26)

[1] 상표법 제7조 제1항 제4호의 적용을 위하여 반드시 선행상표가 주지·저명하여야 하는지 여부(소극)

[2] 해외 회사와 사이에 저알코올 음료인 RTD(Ready To Drink)에 대한 국내 독점판매계약을 체결하고, 위 회사가 자국에 등록한 상표를 부착하여 국내에서 판매하는 자가 그 거래관계의 종료 이후에 위 회사의 등록상표를 그대로 모방한 상표를 등록하여 사용하는 행위가 선량한 풍속에 위배된다고 한 사례

【원 고】 인디펜던트 리쿠어(엔제트) 리미티드(Independent Liquor, Limited) (소송대리인 변호사 황영주 외 1인)

【피 고】 피고 1 외 1인 (피고들 소송대리인 변리사 이호천)

【변론종결】 2004. 3. 11.

【주 문】

1. 특허심판원이 2003. 10. 20. 2003당1034 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

【청구취지】 주문과 같다.

【이 유】 1. 상표의 등록 및 심결의 경위

가. 원고는 보드카나 위스키 등에 레몬, 체리 등의 과일향을 첨가한 알코올함량 5% 미만의 저알코올 음료인 RTD(Ready To Drink)를 세계 각국에 판매하는 뉴질랜드국 회사로서, 1999. 4. 29. 피고 1의 1인 회사인 엠엠에이 주식회사와 사이에 위 제품에 대한 국내 독점판매계약을 체결하고 그 때부터 원고가 뉴질랜드국 등에 등록한 별지 1 기재의 상표(이하 '원고 상표'라 한다.)를 부착하여 위 RTD를 국내에 판매하여 왔다.

나. 원고는 위 피고를 통하여 원고 상표를 국내에 등록하려 시도하였으나 상표의 요부인 문자 부분 'KGB'가 구 소련의 국가보안위원회를 나타내어 식별력이 없다는 이유로 계속 등록거절되었다.

다. 피고 1은 2000. 6.경 위 RTD에 대한 독점 수입판매권과 위 엠엠에이 주식회사의 주식 일체를 소외 1에게 유상으로 양도함으로써 원고와의 거래관계가 종료되었는데(위 엠엠에이 주식회사는 2002. 3.경 주식회사 인디펜던트리쿼코리아로 상호가 변경되었다), 위 RTD의 국내 판매량이 급격하게 증가한 후인 2002. 1. 14. 상표의 한 가운데에 'KGB'가 들어가는 별지 2 기재의 상표(이하 '이 사건 등록상표'라 한다)를 출원하여 2003. 3. 26. 등록받았고, 피고 2는 상표등록 전에 출원인을 추가하는 출원인변경신고에 의하여 피고 1과 공동 상표권자로 등록되었다.

라. 원고는 이 사건 등록상표가 원고의 상표를 모방한 것으로서 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9호 내지 제12호에 해당한다는 이유로 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였다.

마. 특허심판원은 이 사건 등록상표가 원고 상표와 유사하기는 하나, 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하기 위해서는 원고 상표가 국내에서 주지·저명하다는 사실이 인정될 수 있어야만 하는데 원고 상표가 국내에서 주지·저명하다고 볼 수 없고, 그 밖에 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제12호의 사유도 인정되지 않는다는 이유로, 원고의 청구를 기각하는 주문 기재의 이 사건 심결을 하였다.

[증거 : 당사자 사이에 다툼 없음, 갑 제3 내지 8호증, 갑 제24호증의 1, 2, 3, 갑 제25호증, 을 제27호증, 변론 전체의 취지]

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는지 여부

(1) 상표법 제7조 제1항 제4호의 적용을 위하여는 반드시 원고 상표가 주지·저명하여야 하는지

상표법 제7조 제1항 제4호에서 상표 부등록사유의 하나로 규정하고 있는 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우뿐만 아니라, 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우도 포함된다고 할 것인데( 대법원 2000. 4. 21. 선고 97후860, 877, 884 판결 등 참조), 상표를 등록하여 사용하는 행위가 선량한 풍속에 위배됨으로서 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 인정되기 위하여는 그에 대비되는 타인의 상표가 주지·저명하여야 한다는 것이 반드시 전제되어야 하는 것은 아니라고 할 것이다. 즉, 상표법 제7조 제1항 제4호는 상표의 부등록사유로 단순히 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라고만 규정하고 있을 뿐, 어떤 상표가 타인 상표를 모방한 경우에 있어서 선량한 풍속에 위배되는지 여부를 판단하는 기준으로 타인 상표의 주지·저명성을 요구하고 있는 것은 아니어서 타인 상표의 주지·저명 여부는 그 타인 상표를 모방한 상표가 선량한 풍속에 위배되는지 여부를 판단하는 하나의 기준으로 사용될 수 있을 뿐이라 할 것이고, 따라서 타인의 상표가 주지·저명하지 아니하다면 그 타인의 상표를 그대로 모방하였다는 것만으로는 상표법 제7조 제1항 제4호가 적용될 여지가 없을 것이지만( 대법원 1997. 10. 14. 선고 96후2296 판결 참조), 타인의 상표를 모방한 상표를 등록하여 사용하는 행위 자체가 선량한 풍속에 위배되는 경우에는 타인의 상표의 주지·저명 여부와 관계없이 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 할 것이다.

(2) 상표법 제23조 제1항 제3호, 제73조 제1항 제7호와의 관계

상표법 제23조 제1항 제3호는 상표등록거절사유로 '조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일 전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 한 경우'를 들고 있고, 상표법 제73조 제1항 제7호는 위 사유를 상표등록취소사유로 들고 있으므로, 위와 같은 관계에 있던 자가 타인의 상표를 모방한 상표를 등록하여 사용하는 행위에 대하여는 우리 상표법이 위 제23조 제1항 제3호, 제73조 제1항 제7호에 의하여 규율하고 제7조 제1항 제4호의 적용은 항상 배제하고자 하는 것은 아닌지가 문제되는바, 상표법 제23조 제1항 제3호, 제73조 제1항 제7호의 규정은 위 조문에서 정하고 있는 관계에 있는지 여부만을 형식적으로 판단하여 이에 해당하는 경우에 그러한 상표의 등록을 거절 내지 취소하기 위한 규정일 뿐, 타인의 상표를 모방한 상표를 등록하여 사용하는 행위의 실질을 문제삼는 상표법 제7조 제1항 제4호와는 그 규정 취지가 달라 상표법 제7조 제1항 제4호의 적용을 배제하는 것은 아니라고 할 것이므로, 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는지의 여부는 상표법 제23조 제1항 제3호, 제73조 제1항 제7호의 규정에 관계없이 상표법 제7조 제1항 제4호의 규정 취지에 따라 별도로 판단하여야 할 것이다.

(3) 이 사건 등록상표를 등록하여 사용하는 행위가 선량한 풍속에 위배되는지 여부

(가) 이 사건 등록상표가 원고 상표를 모방한 정도

이 사건 등록상표는 큰 별 모양의 도형과 영문자 'KGB'가 겹쳐진 원고 상표의 구성을 기본으로 하고 있고, 양 상표 모두 문자 부분인 '케이지비'로 호칭·관념될 수밖에 없으며, 이 사건 등록상표의 지정상품과 원고 상표의 사용상품이 모두 주류 및 관련제품으로서 유사하다고 할 것이어서 이 사건 등록상표는 사실상 원고 상표를 그대로 모방한 것이라고 할 것이다.

(나) 원고 상표의 가치

갑 제24호증의 1, 2, 3, 갑 제26, 28호증, 갑 제34 내지 41호증, 갑 제42호증의 1, 2, 3, 갑 제43호증의 1 내지 10, 갑 제44호증, 갑 제45호증의 1, 2, 3, 6, 10, 12, 13, 17, 18, 21, 23, 24, 갑 제48호증의 1 내지 10, 12, 13, 14, 16 내지 36, 38, 39, 40, 42 내지 49, 52 내지 56, 58, 갑 제51호증의 1, 2, 3, 갑 제52호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고 상표의 사용상품이 1999.경 국내에 처음으로 들어온 이후 원고 상표의 사용상품 및 관련제품에 관한 국내 독점수입계약자인 주식회사 인디펜던트리쿼코리아의 2000. 매출액은 448,307,040원, 2001. 매출액은 3,079,259,200원, 2002. 매출액은 8,758,345,695원에 이르러 매출액이 크게 증가하고 있는 사실, 위 회사는 원고 상표의 사용상품에 관하여 2001. 3.부터 같은 해 12.까지 35,123,000원 상당의 광고비를 들여 '드링크스 코리아(DRINKS Korea)'와 '더 바(THE BAR)' 등의 잡지에 6회에 걸쳐 광고를 하고, 판촉물 등을 제작, 배포하였으며, 2002.에는 578,589,377원 상당의 광고비를 들여 잡지, 케이블티브이(CATV) 및 온라인 광고, 백화점·할인점, 대학교 축제, 놀이공원 등에서의 이벤트 등을 통한 홍보를 하였으며, 2003. 1.경부터 같은 해 3.경까지 61,960,000원 상당의 광고비를 들여 잡지, 옥외 전광판 및 온라인 광고, 서울 지하철 1, 2, 3, 4호선 역내에서의 피디피(PDP) 광고, 각종 이벤트 등을 통한 광고 등을 실시한 사실, 원고 상표의 사용상품에 관하여 이 사건 등록상표의 출원 전인 2001. 8.경 동아일보와 문화일보에서 각종 맥주 등을 소개하면서 간단히 소개된 적이 있고, 출원 후인 2002. 6.경부터 한국일보, 매일경제를 비롯한 일간신문에 간략하게 소개되기도 하였으며, 같은 해 7.경부터 '드링크스 코리아'라는 잡지에 RTD 제품으로서 소개되기도 한 사실, 2002. 6.경 매출액을 기준으로 원고 상표의 사용상품이 RTD 제품시장에서 가장 높은 점유율을 보이고 있고, 그 당시 대형 할인점, 패밀리마트, 세븐일레븐 등의 편의점이나 맥주 전문점 등에서 주로 판매되고 있던 사실, 젊은 층에서 인터넷에 원고 상표의 사용상품을 마신 후의 소감 등을 기재한 글을 다수 올린 사실 등을 인정할 수 있어서, 원고 상표가 국내에서 주지·저명하다고는 할 수 없어도 이 사건 등록상표의 출원 내지 등록결정시에 상당한 경제적 가치가 있었다고 보인다.

(다) 선량한 풍속에 위배되는지 여부와 관련된 사실관계

1) 피고 2는 이 사건 등록상표가 등록되고 한 달이 되기도 전인 2003. 4. 16. 원고에게 이 사건 등록상표의 상표권을 침해하는 원고 상표의 사용상품을 한국으로 수출하지 말 것을 경고하는 팩스를 보냈고, 같은 달 22.에는 소외 1이 대표이사로 있는 주식회사 인디펜던트리쿼코리아를 피신청인으로 서울지방법원에 원고 상표의 사용상품에 대한 판매 등 중지 가처분신청을 하였으며, 같은 해 5. 22.부터 10. 25.까지 사이에 수원세관에 10차례에 걸쳐 주식회사 인디펜던트리쿼코리아가 수입하는 원고 상표의 사용상품에 관하여 상표권침해우려물품 수입사실통보서를 제출하였다.

2) 피고 1은 2003. 5. 1. 원고의 뉴질랜드 본사를 방문하여 원고의 임원들에게 소외 1과의 원고 상표의 사용상품에 관한 국내 독점수입계약을 해지하고 자신과 다시 국내 독점수입계약을 맺으면 이 사건 등록상표에 대한 권리를 이전해 주겠다고 제의를 하였다.

3) 피고들은 이 사건 등록상표를 등록한 후에도 이 사건 심결이 있을 때까지 이 사건 등록상표를 이용한 영업활동에 착수하지도 아니하였다.

[증거 : 갑 제3, 9, 10, 12호증, 갑 제17호증의 1 내지 10, 갑 제20, 23호증, 변론 전체의 취지]

(라) 판 단

이 사건 등록상표는 피고 1이 소외 1에게 원고 상표의 사용상품과 관련제품에 관한 국내 수입권과 독점권 및 엠엠에이 주식회사의 영업 일체를 유상으로 양도하고도 원고 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 원고 상표를 모방한 이 사건 등록상표를 등록하여 국내에서 원고 상표의 사용상품을 사용하지 못하게 함으로써 소외 1로부터는 자신이 양도한 원고 상표의 사용상품에 대한 국내 수입권과 독점권을 빼앗아오고 원고에게는 원고 상표의 사용상품에 관한 국내 독점수입계약을 강요하기 위하여 출원·등록되었다고 할 것이고, 피고 2도 위와 같은 사정을 알고 있었다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표를 사용하는 행위는 선행상표의 주지·저명 여부를 떠나서 상표법 제7조 제1항 제4호에서 상표의 부등록사유로 들고 있는 공정한 상품유통질서나 상도덕 등 선량한 풍속에 위배된다고 할 것이다.

나. 소결론

따라서 이 사건 등록상표에는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는 등록무효사유가 있다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11, 12호에 해당한다는 원고의 주장에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결 론

원고의 청구를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 김영태(재판장) 이회기 박정희