특허법원 2001허2177 (2001.09.28)

【원 고】 원고 (소송대리인 변리사 김영화)

【피 고】 피고 회사 (소송대리인 변리사 노완구 외 1인)

【변론종결】2001. 7. 6.

【주 문】

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】 특허심판원이 2001. 3. 27. 2000당646호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

【이 유】1. 기초사실

갑 1, 2호증의 각 기재 및 변론의 전 취지를 종합하면 다음의 사실을 인정할 수 있다.

가. 이 사건 등록상표와 인용상표

(1) 이 사건 등록상표

① 등록번호 : (등록번호 1 생략)② 출원일/등록사정일/등록일 : 1997. 8. 25./1999. 7. 24./ 1999. 8. 4.③ 구성 : 별지 1과 같다.

④ 지정상품 : 견직물, 소모직물, 목면직물, 인조견직물, 모면교직물, 마면교직물{구 상표법 시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항의 별표 1 상품류 구분 제49류}

(2) 인용상표

① 구성 : 별지 2와 같다.② 사용상품 : 양복지, 직물 등

나. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 이 사건 등록상표의 등록권자이다. 피고는 이 사건 등록상표는 피고의 주지ㆍ저명한 인용상표와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제4호, 제11호에 위반되어 등록되었다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2000당646호로 심리하여 2001. 3. 27. 다음 다.항과 같은 이유로 이 사건 등록상표의 등록을 무효로 한다는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.

다. 이 사건 심결 이유의 요지

이 사건 등록상표와 인용상표는 모두 동일한 로마자로 명조체와 필기체의 차이만 있으므로 일반수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰될 경우 동일ㆍ유사한 상표에 해당한다.

인용상표는 적어도 이 사건 등록상표의 등록사정시(1999. 7. 24.)를 기준으로 할 때주지ㆍ저명하다고 보기는 어렵다 하더라도 적어도 국내의 일반수요자 또는 거래자들에게 그 상표나 상품을 피고의 상표나 상품으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다 할 것이고, 또한 이 사건 등록상표의 지정상품과 인용상표의 사용상품이 동일ㆍ유사하므로 인용상표와 유사한 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용할 경우 수요자로 하여금 상품의 출처를 오인ㆍ혼동케 하여 수요자를 기만할 염려가 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

한편 인용상표가 주지ㆍ저명상표라고 할 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 볼 수 없다.

2. 원고 주장의 심결 취소사유

이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하기 위해서는, 인용상표가 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품을 피고의 상표나 상품으로 인식할 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 위와 같이 알려지게 된 것이 같은 조항 제9호의 경우와 같이 인용상표를 사용하는 자가 인용상표와 저촉되는 타인의 등록상표의 존재를 알고 있으면서 사용한 악의 사용 또는 부정경쟁의 목적으로 사용한 것이 아닌 선의의 사용 또는 적법한 사용에 의한 경우에 한정된다.

그런데, 인용상표가 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 위와 같은 정도로 널리 알려져 있다고 인정하기에 충분한 증거가 없다.또한 피고가 인용상표를 상당기간 사용하여 왔다고 하더라도 이는 인용상표와 동일ㆍ유사한 원고의 등록 (등록번호 2 생략) 상표(출원일 : 1973. 1. 18., 등록일 : 1973. 5. 1.), 등록 (등록번호 3 생략) 상표(출원일 : 1983. 2. 21., 등록일 : 1984. 1. 30.), 등록 (등록번호 4 생략) 상표(출원일 : 1989. 12. 8., 등록일 : 1991. 3. 6., 존속기간등록갱신등록일 : 2001. 2. 2.) 등의 존재를 알고 악의 또는 부정경쟁의 목적으로 사용한 것이다.

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당되지 않는다.

3. 판단

가. 상표법 제7조 제1항 제11호의 규정취지

상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있다고 하기 위해서는 인용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이 특정인의 상표나 상품으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것이고, 이러한 경우에는 인용상표와 동일 또는 유사한 상표가 위 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용되어질 경우에 위 규정에 의하여 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인ㆍ혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 있을 것이고, 이는 상표등록출원에 대하여 상표등록사정을 할 때를 기준으로 판단하여야 한다.

그런데 상표법 제76조에 의하면 상표법 제7조 제7항 제11호의 규정에 위반하여 등록된 상표에 대한 무효심판청구는 상표법 제7조 제1항 제9호의 규정 위반의 경우와 달리 5년의 제척기간의 적용이 없는 점, 위 규정의 판단기준시는 상표등록출원시가 아닌 상표등록사정시인 점에 비추어 볼 때, 같은 항 제11호의 규정은 기존의 상표권자를 보호하기 위한 사익적 규정이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 품질, 출처 등에 관한 일반수요자의 오인, 혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를보호하기 위한 공익적 규정이라고 할 것이다.

따라서 위 규정에 해당하기 위해서는 인용상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식될 수 있을 정도로 알려지게 된 것으로 족하고, 그것이 인용상표의 사용자가 인용상표와 저촉되는 타인의 등록상표의 존재를 알고 있으면서 사용한 악의 사용이거나 부정경쟁의 목적으로 사용한 것에 의한 것이라고 하더라도 무방하다 할 것이다.

나. 인정사실

을 1호증 내지 을 11호증의 각 기재 및 변론의 전취지를 종합하면 다음의 사실을 인정할 수 있다.

(1) 인용상표는 1938년부터 해외에서 의류 등에 널리 사용되어 온 상표로서, 이 사건 등록상표 등록사정 당시 의류 등을 지정상품으로 하여 40여개국에 등록되어 있었고, 특허청이 1990. 12. 발행한 외국상표자료집에도 신사복과 직물에 관하여 해외 유명상표로 수록되어 있다.

(2) 국내에서는 월간지인 ‘월간복장’ 1993. 1.호부터 1996. 12.호까지 4년간 매월 인용상표와 그 상품이 광고되었고, ‘월간복장’ 1994. 8.호에는 외국복지메이커 탐방이라는 제목아래 "스카발은 세계 일류 양복점에 최상의 복지를 제공하는 굴지의 모직물 생산회사이다. 수년간 한국시장에 참여해온 스카발은 2년 전 서울의 ‘(상호 생략)’와 독점판매계약을 맺고 한국에 진출하였다."라는 내용으로 인용상표권자인 스카발그룹 및 상품에 대한 기사가 게재되었다.

(3) 인용상표가 부착된 양복지가 1995. 3. 23.부터 1997. 9. 3.사이에 9차례에 걸쳐 도합 16,426.66㎡ 금 328,247.32 파운드(한화 약 577,000,000원) 상당이 국내에 수입되었다.

다. 소결론

위 인정사실에 의하면 인용상표나 그 상품은 이 사건 등록상표 등록 사정시인 1999. 7. 24.경 국내에서 양복지의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다 할 것이다.

그런데 이 사건 등록상표와 인용상표는 표장이 동일ㆍ유사하고 또한 그 지정상품과 사용상품도 동일ㆍ유사하므로, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용되어질 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인ㆍ혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 인용상표의 사용자인 피고가 인용상표와 저촉되는 원고의 등록상표의 존재를 알고도 사용한 악의사용이거나 부정경쟁목적의 사용인지 여부를 나아가 판단할 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 정당하고 원고의 청구는 이유 없어 기각한다.

판사 이진성(재판장) 성기문 이명규