대법원 70후54 (1970.11.30)

가.상표법 제5조 제1항 제8호에서 "상품을 오인 혼동시키거나 기만할 염려가 있는 상표는 등록할 수 없다"라고 규정한 취지

나.상표법 제1조에서 규정하고 있는 "상표의 특별 현저성"에 대한 해석.

【심판청구인, 피상고인】 요시다공업주식회사

【심판피청구인, 상고인】 한일공업주식회사

【원 심 결】특허국

【주 문】

상고를 기각한다.

상고소송비용은 심판피청구인의 부담으로 한다.

【이 유】 심판피청구인 소송대리인의 상고이유(보충상고이유는 이유서 제출기간 경과후의 것이므로 기간내에 제출된 상고이유를 보충하는 범위내에서 판단한다)

상고이유 제1점에 대하여

그러나상표법 제5조 1항 8호에서 상품을 오인 혼동시키거나 기만할 염려가 있는 상표는 등록할 수 없다라고 규정한 취지는 상품출처의 오인 혼동을 방지함으로써 수요자 일반의 이익을 보호하자는 데 있다할 것이므로 외국의 저명상표의 상품이 우리나라 시장에서 판매될 가능성이 있는 이상, 그 저명주지의 상표가 외국상표이거나 또는 국내상표이거나를 구별할 필요가 없다할 것이며 위의 일반수요자의 이익을 보호하는 반사적 또는 간접적 효과로써 경업자의 이익이 보호되는 결과가 된다 하여도 그것은 주된 목적이 아니고 반사적 효과에 불과한 것이라고 보는 것이 본원의 판례로하는 견해인 바(대법원1963.10.31. 선고 63후19 판결), 원심이 본건 상표는 영문자인 대문자로"Y.K.K""라 횡서한 상부에 한글로 "와이.케이.케이"라 횡서하여서 된 상표로서 제45류 "작크"를 지정상품으로 하여 1965.12.15. 출원하여 1966.12.15 등록된 상표라 하고 이에 대하여 심판청구인 소유의 인용상표는 영문자인 대문자로 "Y.K.K"라 횡서하여서된 상표로서 "작크"상품에 사용하고 있는 것인데 외관에 있어 양상표는 다같이 영문자의 대문자로 "Y.K.K"라 횡서한 것이 동일하고 본건 상표에는 인용상표에 비하여 한글로 "와이,케이.케이""라 횡서한 것이 더 첨가된 것이어서 양상표는 동일할 정도로 유사한 것이고 칭호에 있어 양상표는 일연적으로 "와이.케이.케이"로 호칭될 것이어서 동일하며, 관념에 있어서도 같은 조어이므로 또한 동일한 것이므로 양상표는 유사하다 할 것이라고 전제한 다음, 증거에 의하여 인용상표는 본건 상표 출원 전부터 "작크"상품에 사용하는 상표로서 세계적으로 알려져 있는 저명한 상표로 인정되고 심판피청구인 등 동종업자들 사이에도 그와같은 저명상표임을 인지하였으리라 믿어지므로 인용상표가 첨부된 상품이 앞으로 양으로 음으로 우리나라에 수입 또는 반입되지 아니한다고 그 누구도 단정할 수 없는 것이어서 그러한 상품이 수입 또는 반입되는 경우에 일반수요자는 그 상품에 대한 출처 품질에 대하여 오인 혼동을 야기시키거나 기만할 염려가 있다할 것이라 하여 인용상표의 상품이 우리나라 시장에서 판매될 가능성이 있어 오인 혼동을 가져올 것이라 지적하고, 다시 설령 그와같은 수입 또는 반입이 없다 하여도 위에서 설시한 바와 같이 본건 상표가 첨부된 상품은 마치 세계적으로 저명한 위 인용상표의 제조원에서 제조된 상품이 수입 또는 반입된 것으로 일반수요자가 오인할 수도 있을 것이어서 상품에 대한 오인 혼동을 야기케 할 것이므로 본건상표는상표법 제5조 1항 8호의 규정에 위배되어 등록된 것으로 판단한다 하였음은 상표출처에 대한 오인 혼동으로부터 일반수요자를 보호하자는 위 법조규정 취지와 우리나라에서의 일본상품거래의 실태에 비추어 정당하다 할 것이고 반대의 견해로서 위와 같은 오인혼동을 야기할 염려가 있는 여부는 상표등록당시를 기준으로 거래사회의 정황등 제반사정을 종합관찰하여 판단하여야 한다함을 전제로 하거나 이른바 저명상표라 하여도 우리국내에서 널리 사용됨으로 인하여 세인에게 주지인식된 표장이라야 하고 국내상표 보다 외국상표(인용상표가 상표구성상 특이성과 독창성이 없다는 주장은 원심이 들고있는 여러증거에 비추어 부당하다 할 것이다)를 보호함은 부당하다 운운의 이유를 들어 원심결에 법리오해 있다는 논지는 이유없다.

상고이유 제2점에 대하여,

상표법 제1조 1항 및동법 제5조 1항 8호의 규정을 종합하여 보면 상표는 상품을 표시하는 것으로서 다른 업자의 상품과 식별하기 위하여 자기상품의 출처에 오인 혼동을 가저 오거나 기만할 염려가 없을 정도로 특별현저성이 구비된 것이라야 상표로서의 등록조건에 부합되는 것이라고 할 것이므로 상표의 특별현저성은 위와같은 조건의 식별력을 구비한 것이라야 할 것이고 일반거래자나 수요자측에서 보아 그 상표가 다른 상표와 오인 혼동하거나 기만할 염려가 있는 상표는 상표법에서 말하는 특별현저성이 없다고 할 것이다(대법원1964.6.2. 선고 63후35 판결,1962.10.11. 선고 62특허3호 판결 참조). 원심결이유에 의하면 원심은 앞에서 본바대로 본건 상표와 인용상표는 외관칭호관념에 있어 모두 유사하다고 증거에 의하여 인용상표는 본건 상표출원 전부에 "작크"상품에 사용하여온 상표로서 세계적으로 알려져 있는 저명한 상표로 인정되고 심판피청구인 등 동종업자들 사이에도 그와같은 저명한 상표임을 인지하였으리라 믿어지므로 본건 상표가 첨부된 상품은 마치 세계적으로 저명한 인용상표의 제조원에서 제조된 상품인 것으로 일반수요자로 하여금 오인 혼동을 야기케 할 것이라 하여 상표구성의 외관칭호 관념뿐만 아니라 그 상표와 상품간의 거래에 있어 인식할 수 있는 관계까지를 따져 특별현저성 없다고 판단 설시한 것으로 볼 수 있으므로 원심결에상표법 제1조 규정의 특별현저성에 대한 법리를 오해하였거나 전후모순과 당착된 판단을 한 허물있다 볼 수 없고 심리미진의 위법도 없으며 원심이 위와같은 사실인정을 함에 있어 거친 증거취사 판단에 채증법칙 위배의 잘못도 없다고 본다.

논지는 이유없다.

같은 상고이유 제3점을 판단한다.

그러나 상표에 관한 한일협정에 의거 일본국에서 사용한 상표를 한국에서도 등록을 할수없게 됨을 기화로 그 일본상표와 동일 또는 유사하다하여 그 협정이전에 등록된 본건 상표까지를 무효화한다는 원심결이 인정하지도 아니한 사실을 들어 법불소급원칙에 위배된 잘못있다는 논지는 적법한 상고이유가 되지 못한다.

그러므로 상고를 기각하기로 하고 상고소송비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법원판사 김치걸(재판장) 사광욱 홍남표 김영세 양병호