대법원 75후30 (1976.06.08)

가.특허법 63조나구특허법 56조,57조의 소위 출원보정에 관한 규정을 준용하고 있지 아니하는 현행 상표법이나 구상표법에 있어서도 위 규정들을 유추적용할 수 있는지 여부

나. 상표의 유사성 여부의 판단기준

【항고심판청구인(상고인)】 태광산업주식회사 소송대리인 변리사 손해운

【피상고인】 특허국장

【원심심결】 특허국 1975.6.30. 자 74항고심판343 심결

【주 문】

상고를 기각한다.

상고소송비용은 상고인의 부담으로 한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.

1. 출원보정에 대하여,

현행 상표법(1973.2.8 법률 제2506호)이나 구 상표법(1949.11.28 법률 제71호)은특허법(1973.2.8 법률 제2505호) 제63조나구 특허법(1961.12.31 법률 제950호) 제56조57조의 소위 출원보정에 관한 규정을 준용하고 있지 아니한다.

그러나 특허법상 출원보정이 문제로 되는 것은 명세서 또는 도면이 출원당초부터 완전한 것임이 원칙이겠으나 선원주의하에서는 출원을 서두를 필요가 있는 까닭에 그 출원에 있어서 처음부터 완전함을 요구하기 어려운 반면에 출원후의 보정을 무제한 자유롭게 허용하는 것은 심사사무를 혼잡 정체케 할 뿐 아니라 요지 즉 발명의 본질을 변경하는 경우에는 제3자의 이익을 해할 염려가 있는 때문에 일정한 제한 아래 그 보정을 허용하고 있는 것이므로 사정이 동일한 상표법에 있어서도 출원보정에 관한 위 규정들을 유추적용 할 수 있다고 봄이 상당하다 할 것이다. 그리고 유추적용을 함에 있어서 특허법상의 명세서 또는 도면에 해당하는 것은 상표상에 있어서는 지정상품을 표시한 원서 또는 상표견본 자체이며 요지의 변경은 지정상품의 확대나 상표의 중요한 부분을 변경하는 것에 해당할 것이다.

이 사건에서 볼 때 본건 출원은 당초 한글로 " 에이스란" 이라 횡서하고 그 하부에 영문자로 " ACELAN" 이라고 병기한 상표였는데 1974.6.27 동 상표등록출원을 상부에 영문자로 " TAEKWANGACELAN" 이라 횡서하고 그 하부에 한글로 " 태광 에이스란" 이라 병기하는 상표정정서를 제출한 것인 바 당초의 출원에다가 " TAEKWANG" 을 부가하는 것은 상표가 다른 공업소유권과 달리 상품인식에 관한 식별력에 주안이 있는 점을 고려할 때 새로운 식별요소의 첨가로서 그 외관이나 칭호는 물론 관념에 있어서도 적극적인 면에서 요지의 확대라고 할 것이므로 특허청구범위의 감축 오기의 정정 및 불명료한 기재의 석명의 한도에서 보정이 가능하고 특허청구의 범위를 확장 또는 변경하지 못한다는 위 특허법규정들을 볼 때 본건에서 위의 변경은 허용할 수 없다고 할 것이다.

소론과 같이 당초의 상표에 " 태광" 이 부가 수식되므로 해서 상품의 출처를 명확화 한다 하여도 상표 그 자체의 외관, 칭호 및 관념이 축소 또는 감축된다고는 볼 수 없으며 소론과 같은 사례가 있다 하여 위의 이치를 달리할 바 아니며 소론 유사상표 심사기준을 들고 출원 보정의 요지변경여부를 다루는 기준을 삼을 수도 없다.

그러므로 원심결이 이 사건 상표견본정정은 상표의 요지변경으로 받아들일 수 없다고 판시하였음은 정당하고 반대의 견해로 나온 소론 제1점은 이유없다.

2. 상표의 유부판단에 관하여,

상표의 유부판단은 그 외관, 칭호 및 관념을 객관적 전체적 이격적으로 관찰하여 그 하나 또는 전부에 있어서 일반수요자로 하여금 혼동 오인을 야기케 할 정도로 근사한가에 의하는 것이고 (당원 1970.9.29선고 70후41판결,1972.1.31선고 71후37판결 등 참조) 소론 당원판례로 위와 같은 취지에서 나온 것이다. 본건 출원상표인 " 에이스란" 이나 등록상표인 " ACE" 는 모두 제49류에 속하는 견직물 면직물 모직물 합성직물 등을 그 지정상품으로 하는 것인 바 이러한 섬유류에 있어서는 " LAN 란" 또는 " LON 론" 은 그 상품들의 통칭으로 일반 거래에 있어서 관용화되어 있음이 현저한바이므로 본 출원상표에 있어서 " 에이스" 에 접속된 " 란" 은 별반 큰 뜻이 없고 그 앞부분의 " 에이스" 에 출원상표의 요점이 있음이 뚜렷하니 이는 등록상표인 " 에이스" 에 극히 유사함은 명약관화하다 할 것이니 이런 관점에서 볼 때 위 양자는 외관상으로나 칭호상으로나 및 관념상으로나 유사하다고 할 것이므로 원심결의 표현이 다소 부족한 점이 없지 아니하나 양자를 유사하다고 단정한 결론은 정당하다 할 것이다. 상표의 유사성 여부의 판단과 등록상표에 하자가 있다는 것은 별개의 문제이므로 등록상표 " 에이스" 가 상품의 품질을 표시한 것이라면 그 등록자체가 무효라는 소론은 상표의 유사성을 판별함에 있어서는 거론할 여지가 없는 것이라 할 것이며 이미 사용된 현저한 상표를 등록할 수 있다 하여도 이것이 선출원 등록된 타인의 상표와 동일 또는 유사한 출원상표인 경우에는 등록을 허용할 수 없다 할 것이며 소론 업계에서 상품출처의 오인 혼동을 야기시킬 염려가 없다하여 일반 수요자에도 오인 혼동의 염려가 없다고는 단정할 수 없다 할 것이니 소론 확인서 등에 명시적인 판단이 없다하여도 이 사건의 결론에는 아무런 소장이 없다 할 것이므로 소론 제2,3,4점은 모두 이유없다.

그러므로 상고를 기각하고 소송비용은 패소자의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 양병호(재판장) 홍순엽 이일규 강안희