대법원 87후92 (1989.04.25)

도지사가 한 실용신안권의 권리범위확인심판청구의 적부(소극)

【심판청구인, 상고인】 메리어트 코오포레이션 소송대리인 변리사 김명신 외 2인

【피심판청구인, 피상고인】 주식회사 빅보이 소송대리인 변리사 손해운

【원 심 결】 특허청 1987.6.30. 자 1985년 항고심판당 제60호 심결

【주 문】

상고를 기각한다.

상고비용은 피심판청구인의 부담으로 한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.

원심결 이유에 의하면, 원심은 본건 등록상표는 무늬가 있는 옷을 입은 어린이가 오른발을 들고 머리에는 한글로 "빅보이"라고 쓴 모자를 쓰고 두손으로 빵을 들고 있는 모양으로 구성된 상표(갑 제1호증에 표시되어 있다)로서 상품구분 제7류 햄, 베이컨, 소시지, 육포, 치이즈, 우유, 발효유, 유산균음료, 축산물의 통조림, 마아가린을 지정상품으로 하여 출원 등록된 것이라고 전제하고, 심판청구인의 인용상표(국내 미등록상표이다)는 "BIG BOY"라는 영문자가 포함되어 구성된 상표로서 미국, 카나다 등의 국가에서 등록, 사용되고 있는 주지저명의 상표이니 본 건 등록상표는상표법 제9조 제1항 제9호 내지제11호에 해당하므로 무효라는 주장에 대하여 상표법의 동 조항에 비추어보면, 인용상표가 저명상표에 해당하여 타인의 등록이 배제되려면 상표의 유사 여부, 상품의 동종여부를 따지기에 앞서 인용상표가 본건 등록상표의 출원당시에 국내의 거래자인 수요자간에 현저하게 인식되어 있어야 함을 선행조건으로 하는데, 제출된 증거는 인용상표가 외국 여러나라에 등록된 점 및 그 지정상품의 판매실적에 관한 것일 뿐이고, 그 증거만으로 인용상표가 본건 등록상표 출원당시에 우리나라에서 저명한 상표라고 인정할 수 없고, 또한 상품의 오인 혼동은 저명상표를 수요자가 인식하고 있는 상태에서 비로소 야기되는 것이므로 외국에서 저명하다고 할지라도 국내수요자가 이를 현저하게 인식할 수 없는 경우에는 이에 해당되지 않는다는 취지로 판시하고 있다. 살피건대,저명주지의 상표인지 여부를 가림에 있어서는 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등을 일응의 기준으로 삼아야 할 것이고, 인용상표가 다른 나라에 등록되어 있고, 거기에서 그 상표 및 상품이 널리 선전되어 있다거나 상품판매실적이 상당하다고 하여 반드시 우리나라의 일반 수요자들 사이에서도 현저하게 인식되었다고 단정할 수 없다(당원 1987.12.22.선고 87후57 판결 참조)고 할 것이다. 기록에 비추어 보면, 원심의 증거취사 및 사실인정은 수긍이 가고 소론과 같은 채증법칙위배 및 심리미진의 위법이 없으며, 논지가 들고 있는 당원의 각 판결에서도 어떤 상표가 주지저명의 상표로 되는 요건으로서 특정인의 상표가 우리나라에서 거래자, 수요자간에 현저하게 인식되어 있음을 요하지 않는다고 설시된 바 없으니, 그 적시의 판례가 원심의 법률판단과 배제되는 것은 아니어서 논지는 이유 없다.

이에 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 김주한(재판장) 배석 김상원