대법원 88후950 (1989.08.08)

특허법 제82조 제2항,제134조의 규정취지와 항고심판에서 거절이유의 통지가 필요한 경우

【출원인, 상고인】 일라이 릴리 앤드 캄파니 소송대리인 변리사 박사룡

【상대방, 피상고인】 특허청장

【원 심 결】 특허청 1988.6.30. 자 1987년 항고심판원 제269호 심결

【주 문】

상고를 기각한다.

상고비용은 출원인의 부담으로 한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.

1. 원심결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 본원발명의 요지는 “시아노 피타졸 제초제에 대한 개량”으로서, 첫째 특허청구 범위 제1항의 (a) 및 (b)에는구조식 (a)를 구조식 NHR²R³와 반응시켜 구조식 (b)를 얻고 이를 알카리금속 시아나이드와 반응시킨다고 기재되어 있으나 명세서 제5면에 기재되어 있는 바와 같이 구조식(a)를 구조식 NHR²R³와 반응시키면 구조식 (b) 대신,의 화합물을 얻게 되어 이 경우에는 알카리금속 시아나이드와 반응시킬 필요가 없게 되고 또 명세서 제11면에 기재되어 있는 바와 같이 구조식 (a) 대신,를 구조식 NHR²R³와 반응시키면, 구조식 (b)를 얻게 되어 이 경우에는 알카리금속 시아나이드와 반응시킬 필요가 있게 되는 점으로 보아 그 기재 내용이 불명료함을 알 수 있으며, 둘째 특허청구 범위 제1항의 (c)에는 X가 S인 구조식 (b)화합물 을제조하는 경우 임의로반응(a) 또는 (b)의 생성물을 티이화하여 구조식 (1)의 화합물을 제조한다고 기재되어 있으나 명세서 제18면에 구조식 (b) 대신를 티아화하여 구조식 (1)의 화합물을 제조하는 방법이 기재되어 있는 점으로 보아 그 기재내용이 기술적으로 이해되지 아니할 뿐만 아니라 발명의 상세한 설명에서 기술적으로 뒷받침되지 아니한 사항이 기재되어 있음을 알 수 있으므로 본원발명(특허청구범위 제1항)은 특허청구범위의 기재방법에 위배되는 것이라고 인정된다고 하여 출원인의 특허출원을 거절한 초심사정을 유지하고 있다.

2.특허법 제82조 제2항은 심사관은 특허출원이제1항 각호에 해당하는 거절이유가 있다고 인정하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서제출의 기회를 주어야 한다고 규정하고같은 법 제134조에 의하면 거절사정에 대한 항고심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는제82조의 규정을 준용하도록 되어 있어 특허출원을 거절하려면 심사관이 그 거절이유를 통지하도록 하고 있는 바, 위 각 규정의 취지는 특허의 대상인 발명은 자연법칙을 이용한 신규성 있는 기술적 사상의 창작으로서 고도의 것을 말하는 것이므로, 특허받을 수 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단에는 고도의 전문지식을 요하고, 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명 및 선원주의 제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 아니하고, 곧바로 거절사정함은 출원인에게 지나치게 가혹하다는데 있다 할 것이니 심결이유는 적어도 그 주지에 있어서 거절이유통지서의 기재이유와 부합하여야 할 것이고, 항고심판에서는 그 거절사정의 이유와 다른거절 이유를 발견한 경우가 아니라면 위 거절이유의 통지는 필요치 않다고 할 것이다.

기록에 의하면, 초심은 출원인에게 거절이유통지를 하면서 그 이유로서, 첫째로 본원 특허청구 범위 제1항에 청구한 화합물은 아래 즉 R¹이의 사이클로 알킬, R²와 R³가알키닐, R⁴가 할틀알콕시인 경우는 발명의 상세한 설명의 내용에서 구체적으로 실시된 내용보다 광범위하여 발명의 상세한 설명의 내용에 의해 지지될 수 없는 내용이고, 둘째로 본원 특허청구의 범위 제1항에 있어 X가 O인 경우와 S인 경우는 그 제법이 각각 다른 별개의 발명으로 인정되는 바, 본원은 독립항이 발명의 수에 따라 적절한 수로 기재되어 있지 않다고 인정되며, 세째로 특허청구 범위 제4항은 다수 종속항을 인용한 다수종속항이라는 것이었고 거절사정 이유도 같은 내용이었으며 원심결 이유는 위와 같이 발명의 상세한 설명에는 CN기의 화합물로 기재되어 있는데, 특허청구의 범위에는 그 해당 화합물이(할로겐)기의 화합물로 되어 있어서 특허청구의 범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 지지되지 아니하고, 또 기술적으로 뒷받침되지 아니한다 하여 초심결을 유지하고 있으므로 이에 의하면, 초심 거절사정 이유와 원심결 이유의 요지는 특허청구 범위의 기재내용이 발명의 상세한 설명에 의하여 기술적으로 뒷받침되지 아니하거나 또는 기술적으로 이해되지 아니한다는 것이어서 양자는 그 주지에 있어서 서로 부합하며 항고심이 다른 거절이유를 발견하였다고 할 수 없으니 원심결의 조치는 정당하고 지적하는 바와 같은 거절이유를 통지하지 아니한 위법이 있다 할 수 없으므로 논지는 이유없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자인 출원인의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치 되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 이회창(재판장) 배석 김상원 김주한