대법원 2015후161 (2016.04.28)

【원고, 상고인】 원고 (소송대리인 변리사 조인제)

【피고, 피상고인】 주식회사 ○○○ (소송대리인 변리사 김한얼)

【원심판결】 특허법원 2014. 12. 23. 선고 2014허2269 판결

【주 문】

원심판결을 파기한다. 특허심판원이 2014. 2. 27. 2013당2775호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 소송총비용은 원고가 부담한다.

【이 유】 직권으로 판단한다.

1. 후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과가 되므로 원칙적으로 허용되지 아니한다. 다만, 예외적으로 두 발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다(대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결 참조).

한편 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 된다. 여기서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서, 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에서 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말한다(대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결 참조).

2. 위 법리에 따라 기록을 살펴본다.

(1) 원심은 아래와 같은 이유로 확인대상발명이 이 사건 특허발명(특허등록번호 1 생략)의 제30항(이하 ‘이 사건 제30항 발명’이라 한다)의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.

① 이 사건 제30항 발명의 청구범위는 서로 마주보는 두 변에 변 길이방향을 따라가면서 일정 간격으로 형성되는 다수의 홀을 갖고 있으며, 내측에는 홀이 있는 변과 인접하여 나란하게 배치되는 스프링지지틀을 갖는 사각형의 석쇠틀(구성 1), 한 쪽의 헤드부와 다른 한 쪽의 스프링을 갖고 있으며 스프링지지틀을 관통함과 동시에 두 변의 홀 간에 끼워짐과 동시에 고정되면서 일정 간격으로 나란하게 배치되는 여러 줄의 독립적인 가닥으로 된 선재를 포함하며, 스프링의 장력을 이용하여 선재 탄성을 조절할 수 있도록 된 것(구성 2), 위 선재의 선경은 0.1~2.0㎜인 것(구성 3)을 특징으로 하는 석쇠에 관한 발명이다.

② 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 기재된 목적, 효과, 실시 예 및 출원인의 의사 등을 참작해 보면, 이 사건 제30항 발명은 선재가 교차되는 부분에 구이의 조각이 끼고 눌러 붙는 것을 방지하고, 구이가 열원에 노출되는 면을 크게 하는 등의 효과를 이루기 위하여, 하나의 석쇠틀에서 가로와 세로 중 한 방향으로만 선재를 형성하는 한 방향 구성을 기술적 범위로 하고 있고, 하나의 석쇠틀에서 가로·세로 두 방향으로 선재가 교차 또는 교직되는 양방향 구성을 의식적으로 제외하고 있다고 한정적으로 해석하여야 한다.

③ 확인대상발명은 등록발명(특허등록번호 2 생략)과 실질적으로 동일한 발명인데, 이 사건 제30항 발명의 한 방향으로만 선재를 끼워 고정시킨 구성에 더하여 교차하는 방향으로도 선재를 끼워 고정시키는 구성을 추가한 것으로, 이 사건 제30항 발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하는 이용관계에 해당한다.

④ 이용발명의 실시는 특허발명의 권리범위에 속한다고 볼 수 있으나, 실시자가 특허발명에서 의식적으로 제외한 구성을 부가하거나, 실시자가 부가한 구성으로 인해 특허권자가 특허발명의 권리범위에서 의식적으로 제외한 실시형태가 된 경우에는 이용관계에 해당하더라도 특허권자의 허락을 받을 필요는 없다고 봄이 상당하므로, 특허발명의 권리범위에 속한다고 볼 수 없다.

(2) 그러나 이 사건 제30항 발명은 구이의 눌어붙음 방지, 열원 노출면적 확대 등의 효과를 위하여 선재를 한 방향으로만 형성한 것으로, 하나의 석쇠틀에서 가로·세로 방향으로 선재가 교차되는 확인대상발명의 양방향 구성은 위와 같은 한 방향 구성의 작용효과를 나타낼 수 없어 이 사건 제30항 발명과 상이한 구성이라고 할 것이고, 확인대상발명 내에서 이 사건 제30항 발명이 발명으로서의 일체성을 유지하고 있다고 볼 수도 없다. 따라서 두 발명이 이용관계에 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 권리범위 확인심판 청구는 후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판으로서 부적법하다. 그렇다면 특허심판원으로서는 이 사건 심판청구를 각하하였어야 마땅한데도 본안에 나아가 이 사건 심판청구를 기각하는 심결에 이른 잘못이 있고, 원심도 이를 이용관계에 해당한다고 보아 본안에 관하여 판단하였으니, 원심판결에는 권리범위 확인심판의 적법요건에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하되, 이 사건은 이 법원이 직접 재판하기에 충분하므로 이 법원이 직접 판결하기로 하여, 특허심판원이 2014. 2. 27. 2013당2775호 사건에 관하여 한 심결을 취소하고, 소송비용의 부담에 관하여는 민사소송법 제99조를 적용하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 이상훈(재판장) 김창석 조희대(주심) 박상옥